AKTUALNOŚCI

Czy wcześniejsze znaki towarowe mają znaczenie?

Cze 26, 2019

W sprzeciwowym systemie rejestracji znaków towarowych, organ rejestrujący (np. Urząd Patentowy RP czy EUIPO) bada tylko przeszkody bezwzględne w uzyskaniu prawa do znaku towarowego. Przeszkodami tymi najczęściej są niedystynktywność lub opisowość znaku towarowego. Po stwierdzeniu ich występowania ekspert informuje o tym zgłaszającego, dając mu możliwość wypowiedzenia się – ergo przekonania eksperta do zmiany stanowiska.

Argumentacja merytoryczna odnośnie do braku zasadności stanowiska eksperta zależna jest od samego znaku i stawianych mu zarzutów. Jednak oprócz niej, stałym elementem stanowiska zgłaszającego jest powołanie się na wcześniejsze decyzje oraz praktykę danego Urzędu, bądź też inne posiadane przez zgłaszającego rejestracje tego znaku zazwyczaj w krajach trzecich.

Kryteria oceny nowo zgłaszanych znaków zaostrzają się od paru lat, szczególnie w odniesieniu do znaków słownych. Zgłaszający, powołując się zatem na art. 8 KPA, a więc procedowanie w sposób pogłębiający zaufanie obywatela do organu administracji publicznej, czy też na zasadę tzw. dobrej administracji (sound administration) przywołuje wcześniejsze decyzje organu domagając się takiego samego potraktowania jak zgłaszający w przywołanych wcześniejszych sprawach. Statystycznie nie jest bowiem trudno znaleźć w bazie urzędów znaków towarowych podobnych lub wręcz identycznych, na które organ udzielił prawa. Dodatkowo, tu już raczej na gruncie znaków unijnych, zgłaszający powołują się na rejestrację identycznych znaków w krajach trzecich – wskazując, że skoro urzędy tych państw, które kierują się analogicznymi kryteriami nie dostrzegają istnienia przeszkód, to również urząd badający powinien ich nie mieć.

Jaką moc ma powyższa argumentacja? Każdy praktyk wie, że raczej niewielką. Odpowiedź organu zazwyczaj jest dwutorowa. Po pierwsze wskazuje on, że w badaniu przeszkód ochrony podlega tylko ustawie, a nie swoim wcześniejszym decyzjom, czy decyzjom innych organów więc, wskazane wcześniejszej rejestracje znaków nie mają żadnego znaczenia. Po drugie organy argumentują, że nawet, jeśli urząd popełnił błąd, rejestrując wskazane znaki, aktualny zgłaszający nie może czerpać z tego faktu korzyści.

Pośród wielu decyzji, które powielają powyższe sformułowania, i z których wynikałoby, że powoływanie się na te argumenty jest z góry skazane na niepowodzenie, można jednak odnaleźć kilka, które mogą stanowić punkt wyjścia do przekonania organu, aby zastanowił się na powołaną przez zgłaszającego argumentacją. Jednym z takich wyroków jest m.in. wyrok Sądu w sprawie T-100/16 dotyczący znaku MAX PLAY. W wyroku tym Sąd wskazuje, że wcześniejsze znaki, szczególnie uzyskane w anglojęzycznych krajach, nie mają decysującego charakteru, ale są czynnikiem jedynie branym pod uwagę przez organ (are merely taken into consideration). W innym z wyroków w sprawie T-405/04 znak: Caipi, Sąd wskazał, że decyzje innych Urzędów, co do analogicznego znaku towarowego nie są wiążące, ale są wskazówką (are an indication). W jeszcze innym wyroku w sprawie T-459/05 znak: manufacturing score cards, sąd wskazał, że rejestracje znaku w innych krajach mają względną ważność przy ocenie badania przesłanek (are of relative importance). 

Z powyższych wypowiedzi Sądu (General Court) wywieść można wniosek, że organ, oceniając przytoczone argumenty (wcześniejsze decyzje urzędu, czy rejestracje zgłaszającego w innych krajach) nie może ograniczyć się wyłącznie do ich odrzucenia, powołując się na podleganie ustawom czy brak związania swoimi wcześniejszymi decyzjami. Skoro bowiem decyzje te są wskazówką o względnej (ale jednak) ważności i czynnikiem branym pod uwagę w procesie badania przeszkód rejestracji, od organu można wymagać, aby ewentualną decyzję negatywną uzasadnił argumentami natury merytorycznej. I to w brakach uzasadnienia w tym zakresie należałoby poszukiwać uchybień organu na etapie podważania decyzji. Nienależyte uzasadnienie jest bowiem częstym przypadkiem uchylania decyzji zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Wydaje się, że zmuszenie organu do skonfrontowania się ze swoimi wcześniejszymi decyzjami i do uzasadnienia zmiany oceny, wpłynęłoby na ujednolicenie praktyki w zakresie przeszkód bezwzględnych, a przynajmniej do podejmowania mniej pochopnym i arbitralnych decyzji.  

Zobacz też:

Kiedy dowód jest spóźniony?

Postępowania z zakresu prawa własności intelektualnej posiadają swoją specyfikę, szczególnie w zakresie dowodowym.

Korzystny wyrok – utracone korzyści

Miło nam poinformować, iż w jednej z prowadzonych przez nas spraw uzyskaliśmy prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego, w którym zasądzono na rzecz naszego klienta blisko 300.000 zł.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur w Warszawie i Gdańsku

Żuraw Gierszewski sp. j.

KRS: 0000780847 NIP: 5833349752 REGON: 38304957000000

office@zglegal.pl

Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 37A/1,

80-803 Gdańsk
tel. +48 (58) 526 55 44
fax +48 (58) 526 55 99

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372
fax +48 (58) 526 55 99

Formularz kontaktowy

10 + 3 =