W sprawie o sygn. C-466/20 TSUE wypowiedział się na temat 5-letniego terminu tolerowania naruszeń znaku towarowego i możliwości jego przerwania przez wystosowanie wezwania do zaniechania naruszeń.

Postępowanie przed sądem krajowym:

Powód jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego „HEITEC”. Z kolei Pozwany dokonał rejestracji słownego znaku towarowego „heitech”, w odpowiedzi na co Powód wystosował do Pozwanego wezwanie do zaniechania naruszeń. Następnie Powód złożył powództwo przeciwko Pozwanemu.

Powództwo okazało się pozbawione podstaw. Sąd krajowy wskazał, że oznaczenie „heitech” używane było przez Stronę Pozwaną przez okres co najmniej 5 lat, zaś doręczenie pozwu nastąpiło po upływie tego terminu i tym samym nie doszło do jego przerwania.

Sprawa trafiła do sądu odsyłającego, który zastanawiał się, jak należy interpretować pojęcie tolerowania na gruncie prawa unijnego. W szczególności sąd ten miał wątpliwości, czy przerwanie 5-letniego biegu tolerowania używania znaku może nastąpić jedynie na skutek wniesienia pisma inicjującego w postępowaniu administracyjnym lub sądowym, czy także w efekcie wystosowania wezwania do zaniechania naruszeń.

Rozstrzygnięcie TSUE:

Wyrokiem z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. C-466/20) TSUE uznał, że art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz art. 54, 110 i 111 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że akt taki jak wezwanie do zaniechania naruszeń, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa sprzeciwia się używaniu późniejszego znaku towarowego, nie czyniąc jednak tego, co konieczne, by uzyskać rozstrzygnięcie wiążące prawnie, nie przerywa tolerowania i w konsekwencji nie przerywa biegu wskazanego w tych przepisach terminu utraty roszczenia.

Trybunał argumentował, że w sytuacji, gdy wniesienie powództwa „zostało poprzedzone wezwaniem do zaniechania naruszeń, do którego właściciel późniejszego znaku towarowego nie zastosował się, wezwanie to może przerwać bieg terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania, pod warunkiem że w następstwie niesatysfakcjonującej odpowiedzi na wspomniane wezwanie właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa nadal wyraża swój sprzeciw wobec używania późniejszego znaku towarowego i podejmie dostępne mu środki w celu dochodzenia swoich praw”. Jeżeli jednak uprawniony ograniczył się jedynie do wystosowania wezwania, lecz nie kontynuował później prób zapobiegnięcia używaniu znaku, to nie doszło do przerwania 5-letniego biegu.

W ocenie TSUE, „wykładnia art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54, 110 i 111 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którą wysłanie wezwania do zaniechania naruszeń jako takiego wystarczy, aby przerwać bieg terminu utraty roszczenia, pozwoliłaby właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa na obejście reżimu utraty roszczenia w wyniku tolerowania poprzez powtarzające się wysyłanie w niemal pięcioletnich odstępach wezwań do zaniechania naruszeń”.

Komentarz:

Należy uznać, że omówiony wyrok TSUE nie jest korzystny dla uprawnionych z tytułu rejestracji znaku towarowego. Wymaga on bowiem, aby działania mające na celu zapobiegnięcie naruszeniom znaku obejmowały sporządzenie powództwa. Może to być szczególnie uciążliwe w sytuacji, gdy bliski jest upływ terminu tolerowania naruszeń. Sporządzenie pozwu wymaga bowiem znacznie więcej czasu i środków pieniężnych niż przygotowanie wezwania do zaniechania naruszeń.