Możliwość unieważnienia prawa do znaku towarowego w przypadku niektórych podstaw unieważnienia jest ograniczona pięcioletnim terminem tolerowania używania tego znaku. Nie dotyczy to przede wszystkim zgłoszenia znaku w złej wierze. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436, ograniczenie nie dotyczy również unieważnienia znaku na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, o ile znak późniejszy zgłoszono w złej wierze.

Niestety organy rejestrowe, w tym Urząd Patentowy RP, czasami nie uwzględniają powyższych przepisów i odmawiają unieważnienia znaków towarowych ze względu na upływ czasu. Omawiany wyrok wydany w trybie prejudycjalnym powinien wpłynąć na linię orzeczniczą i wyeliminować błędne rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Wyrok TSUE z 10 lipca 2025, sygn. akt C‑322/24

1. Stan faktyczny

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. („Sanchez Romero”) jest uprawniony do unijnych znaków towarowych z elementem 5J:

• (zgłoszony 7 grudnia 1999  dla towarów z klasy 29) oraz
• (zgłoszony 26 sierpnia 2010 r. dla towarów z klasy 29).

W listopadzie 2016 r. wystosował do Embutidos Monells S.A. („Monells”), uprawnionej do krajowych znaków towarowych z elementem 5 Ms  i 5Ps zarejestrowanych w Hiszpanii:

•  (zgłoszonego 31 października 2011  dla towarów z klasy 29);
•  (zgłoszonego 26 stycznia 2012  dla towarów z klasy 29),

wezwanie do zrzeczenia się rejestracji ww. znaków towarowych i zaprzestania ich używania. Sanchez Romero wskazał, że Monells wiedziała o renomie wcześniejszych znaków 5J, gdyż w sierpniu 2012 r. Urząd Patentowy Hiszpani odmówił Monells rejestracji oznaczenia 5Cs na skutek jego sprzeciwu. W wezwaniu podkreślono, że powództwo o unieważnienie prawa do znaku może zostać wytoczone w odniesieniu do 5Ms i 5Ps w ciągu 5 lat, tj. do 2017 r.

Strony podjęły negocjacje, lecz Monells nie zrzekła się rejestracji. Ponadto, zgłosiła kolejne podobne znaki 5M, które na skutek sprzeciwu Sancheza Romero nie zostały zarejestrowane.

W listopadzie 2021 r. Sánchez Romero zażądał unieważnienia prawa do znaków 5Ms oraz 5Ps ze względu zgłoszenie ich w złej wierze.

Monells twierdziła, że skoro Sanchez Romero przez wiele lat od zgłoszenia spornych znaków tolerował ich używanie nie może żądać ich unieważnienia. Wskazała również, że powództwo zostało wniesione po upływie terminu wskazanego w wezwaniu z listopada 2016 r.

1. Pytanie prejudycjalne

Sąd odsyłający powziął wątpliwość, czy Sanchez Romero mógł złożyć wniosek o unieważnienie po 9 latach od rejestracji, w szczególności gdy w wezwaniu wskazał pięcioletni okres ograniczający możliwość wystąpienia z pozwem i wnioskiem o unieważnienie. Mogło to np. wywołać u Monells przekonanie, że powództwo nie zostanie wniesione po upływie tego terminu (tj. po 2017r.). Sąd krajowy miał również wątpliwość, czy Sanchez Romero mógł skutecznie powołać się na złą wiarę dopiero w 2021 r., skoro już w chwili wysłania wezwania z listopada 2016 r. miał wszelkie dane niezbędne do uznania, że mogło dojść do zgłoszenia znaku w złej wierze.

1. Rozstrzygnięcie

TSUE przede wszystkim przypomniał, że zła wiara uprawnionego do znaku towarowego narusza zasady uczciwego konkurowania. Jest odzwierciedlona w zamiarze zgłaszającego, który w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami narusza interesy osób trzecich lub dąży do uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego. W przypadku zgłoszenia znaku w złej wierze, uprawniony nie może zatem posługiwać się zarzutem tolerowania używania znaku, nawet jeśli wniosek o unieważnienie jest składany po wielu latach od zgłoszenia.

TSUE wskazał również, że Sánchez Romero nie był związany własnymi działaniami polegającymi na wskazaniu pięcioletniego terminu ograniczającego złożenie powództwa i wniosku o unieważnienie znaku. Mógł zatem po upływie tego terminu żądać unieważnienia spornych znaków, w tym podnieść przeszkodę złej wiary, niewskazaną w wezwaniu z 2016 r.

1. Podsumowanie

TSUE potwierdził, że upływ czasu nie wpływa na możliwość unieważnienia znaku zgłoszonego w złej wierze, nawet w tak szczególnej sytuacji, gdzie podmiot wzywający sam błędnie wskazał takie ograniczenie. Ani znaczny upływ czasu, ani tolerowanie naruszenia nie może sanować  nieuczciwego zgłoszenia znaku towarowego. Bez znaczenia była również okoliczność, że wnioskujący o unieważnienie od wielu lat posiadał wszystkie informacje mogące wskazywać na złą wiarę, oraz to, że we wcześniejszych negocjacjach nie podnosił takiego zarzutu. Wyrok TSUE w pełni odpowiada przepisom prawa UE, które są jasne i precyzyjne oraz nie powinny wywoływać żadnych trudności interpretacyjnych.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4358C7DE91C899B73B26B0811632BCFB?text=&docid=302381&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2081731