Towarzystwo geograficzne National Geographic Society (NGC) to światowa organizacja naukowo-edukacyjna typu non-profit. Wydawane przez nią czasopismo National Geographic jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich magazynów na świecie. Niełatwo byłoby znaleźć osobę, która nie widziała choć jednej ze słynnych okładek lub nie kojarzyłaby żółtej obwódki logo. Nic więc dziwnego, że towarzystwo o takiej renomie decyduje się na rejestrację swoich znaków towarowych. Zaskakiwać może to, że rejestracja znaku napotyka przeszkody. Często stoją za nimi inni przedsiębiorcy, którzy chcą zablokować takie rejestracje.

Wyrok z dnia 10 listopada 2021 r. – Sprawy T-517/20 oraz T-518/20

Ponad 20 lat temu, NGC złożyła wniosek o rejestrację swojego słynnego logo przedstawionego poniżej. Towary, o których rejestrację wniesiono, należały do klas 18 (m.in. plecaki, bagaże, kufry podróżne; torby podróżne) i 25 (odzież i obuwie) i uzyskała rejestrację EUTM 002148799.

Z kolei dziesięć lat temu NGC uzyskała rejestrację znaku słownego NATIONAL GEOGRAPHIC EUTM również dla towarów w klasie 25 – „Odzież, obuwie, nakrycia głowy”, EUTM 009419731.

Po kilkunastu latach spółka VF International Sagl (VF) – znany producent odzieży – złożyła wniosek o unieważnienie znaku, opierając go na wcześniejszym, niezarejestrowanym znaku GEOGRAPHIC używanym w obrocie we Włoszech, również dla torebek i odzieży. De facto, znakiem używanym był znak NAPAPIJRI GEOGRAPHIC zawierający słowo GEOGRAPHIC, które miało drugorzędne znaczenie, przedstawiony poniżej.

EUIPO oddaliło oba wnioski o unieważnienie złożone przez VF ze względu na fakt, że strona skarżąca nie wykazała, że ​​wcześniejszy niezarejestrowany znak był używany w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne przed datą zgłoszenia zakwestionowanego znaku.

Znaki National Geographic Society	Znaki VF International Sagl (VF)
NATIONAL GEOGRAPHIC

Odwołania do  Sądu

Zgodnie z praktyką orzeczniczą, właściciel niezarejestrowanego znaku towarowego lub oznaczenia innego niż znak towarowy może wystąpić o unieważnienie unijnego znaku towarowego, jeżeli ten niezarejestrowany znak lub oznaczenie spełnia wszystkie cztery następujące warunki:

1. Musi być używany w obrocie handlowym.
2. Musi mieć znaczenie większe niż lokalne.
3. Prawo do tego znaku lub oznaczenia musiało zostać nabyte zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, w którym był używany przed datą złożenia wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego.
4. Znak lub oznaczenie musi uprawniać jego właściciela do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

Warunki te mają charakter kumulatywny – w przypadku, gdy niezarejestrowany znak towarowy lub oznaczenie nie spełnia jednego z nich, wniosek o unieważnienie w oparciu o istnienie niezarejestrowanego znaku towarowego lub innych oznaczeń używanych w obrocie handlowym nie może zostać uwzględniony.

Skarga skarżącej odnosiła się jedynie do pierwszego z warunków. Przedstawiciele szwajcarskiej spółki przekonywali, że przeciętny konsument będzie postrzegał oznaczenie NAPAPIJRI GEOGRAPHIC jako zestaw dwóch niezależnych znaków towarowych, a mianowicie znaku NAPAPIJRI i znaku GEOGRAPHIC. Tym samym, zdaniem skarżącej, niezarejestrowany znak GEOGRAPHIC, użytt jako część złożonego oznaczenia NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, nie traci swojej wizualnej, fonetycznej lub konceptualnej „indywidualności” ani „charakteru odróżniającego”.

Sąd, podobnie jak EUIPO, nie podzielił tej opinii. Zgodził się z argumentami przedstawionymi przez Izbę Odwoławczą, że niezarejestrowany znak GEOGRAPHIC zajmuje wyraźnie podrzędną pozycję w oznaczeniu NAPAPIJRI GEOGRAPHIC. Natomiast oznaczenie napapijri stanowi jego element dominujący. W związku z tym, Sąd potwierdził, że właściwy krąg odbiorców nie będzie postrzegał tego niezarejestrowanego znaku jako niezależnego oznaczenia i oddalił skargę.