Sprawa będąca przedmiotem jednego z ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczy stosunkowo częstych sytuacji nielojalności kontrahentów przejawiającej się w rejestracji znaku towarowego przez byłego dystrybutora, przedstawiciela lub agenta.

Wyrok TSUE z 11 listopada 2020 roku, sygn. akt C-809/18 P

Stan faktyczny obejmował działania spółek: angielskiej John Mills Ltd. i amerykańskej Jerome Alexander Consulting Corp. Spółka angielska była dystrybutorem kosmetyków amerykańskiej spółki, właściciela amerykańskich znaków MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, które nie były zarejestrowane w UE. Po zakończeniu współpracy spółka angielska zgłosiła do rejestracji unijny znak MINERAL MAGIC, by – jak można sądzić – przejąć  rynek kosmetyków po amerykańskiej spółce. Należy dodać, że spółka amerykańska nie zadbała wcześniej o zgłoszenie znaku w UE.

Jerome Alexander Consulting Corp. zmuszona była wnieść sprzeciw wobec  zgłoszenia znaku przez John Mills Ltd. Oparła go o art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego („Rozporządzenie 07/2009”), (obecnie art. 8 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej), który stanowi, że znaku towarowego nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie. Podobna regulacja jest zawarta w art. 161 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Można powiedzieć, że te przepisy są kwalifikowaną postacią złej wiary i mogą prowadzić nie tylko do odmowy rejestracji przez stosowny urząd, lecz również przeniesienia znaku z nieuczciwego kontrahenta na podmiot rzeczywiście uprawniony do znaku (art. 21 Rozporządzenia 2017/1001).

Problemem w sprawie było to, że znak zgłoszony przez angielską spółkę nie był identyczny jak znak uprawnionego, a nieuczciwy zgłaszający nie był w dosłownym znaczeniu agentem lub przedstawicielem amerykańskiej spółki, a jedynie dystrybutorem towarów. W związku z tym rozstrzygnięcia zapadłe przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO) oraz Sądem były raz korzystne dla jednej, raz dla drugiej spółki.

TSUE nie miał jednak wątpliwości, że znak zgłoszony  przez John Mills Ltd. nie może uzyskać ochrony. Podzielił zdanie, że art. 8 ust. 3 Rozporządzenia 207/2009 ma na celu zapobieżenie przywłaszczeniu cudzego znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela, i że pojęcia te należy interpretować szeroko. Zatem fakt istnienia umowy dystrybucyjnej jest wystarczający do zastosowania ww. przepisu, jak również podobieństwo występujące między znakami. W przypadku innego rozstrzygnięcia mechanizm ochrony praw wynikających z rejestracji, jaki przysługuje właścicielowi znaku, zostałby ograniczony, co pozostaje w sprzeczności z celem tego przepisu, tj. niedopuszczeniem do czerpania nienależnej korzyści przez byłego agenta lub przedstawiciela z wiedzy i doświadczenia, zdobytego w czasie trwania wzajemnych powiązań handlowych.

TSUE rozszerzył dotychczasowe rozumienie terminów „agent” i „przedstawiciel”. Pojęcia
te należy rozumieć jako odnoszące się do podmiotów reprezentujących interesy drugiej strony w różnorodnych sytuacjach gospodarczych. Swym zakresem obejmują wszelkie formy stosunków umownych, których przedmiotem jest porozumienie o współpracy handlowej, a podstawą jest zasada wzajemnego zaufania i lojalności, także wyrażaną w sposób dorozumiany. Dodatkowo, Trybunał uznał za irrelewantną ocenę identyczności towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym, z tymi, które miałyby być oznaczane znakiem spornym. Wystarczy bowiem, że są one podobne przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników charakteryzujących wzajemny stosunek między tymi towarami, tj. ich przeznaczenie, sposób używania, jak również konkurencyjność.

Omawiane orzeczenie zasługuje na aprobatę i z pewnością przyczyni się do skuteczniejszej ochrony przed nielojalnymi kontrahentami. Stan faktyczny sprawy zwraca też uwagę na konieczność rejestracji znaku przed rozpoczęciem działalności na danym terytorium, a także zawarcie stosownych postanowień umownych z dystrybutorem lub przedstawicielem blokujących  ich ewentualne nieuczciwe działanie po ustaniu współpracy.