Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że podmiot, który wyłącznie składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o tym naruszeniu, nie narusza chronionego prawem znaku towarowego.

Wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., sygn. akt C-567/18

W omawianej sprawie TSUE miał odpowiedzieć na pytanie, czy podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o tym naruszeniu, należy uznać za podmiot magazynujący te towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu przepisów o naruszeniu praw do znaku, jeżeli podmiot ten nie realizuje tych celów osobiście.

Postępowanie toczyło się pomiędzy Coty Germany GmbH („Coty”, „Powodem”) a 4 spółkami należącymi do jednego koncernu tj. Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH oraz Amazon EU Sàrl (“Amazon”). Amazon oferuje sprzedawcom zewnętrznym możliwość zamieszczania ofert sprzedaży ich towarów na stronie www.amazon.de, a Amazon FC Graben prowadzi magazyn, w którym towary są składowane, a następnie wysyłane do klientów za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców. Coty oferuje perfumy, m.in. pod znakiem towarowym DAVIDOFF.

Powód wniósł powództwo przeciwko Amazon o naruszenie praw do znaku ze względu na składowanie i wysyłanie towarów ze znakiem Davidoff, do którego prawa nie zostały wyczerpane. Sądy obu instancji oddaliły powództwo, a Bundesgerichtshof zwiesił  postępowanie i skierował do TSUE pytanie o wykładnię pojęcia przesłanki używania w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001  z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

Powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo, TSUE przypomniał, że zgodnie ze zwykłym rozumieniem terminu używania, wymaga ono czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Wskazał na wcześniejsze orzeczenia, z których wynikało, m.in. że działania Google polegające na usłudze AdWords nie stanowią używania znaków towarowych, tak jak rozlewanie napoju do puszek na zlecenie innego podmiotu, czy też umożliwianie zamieszczania ogłoszeń na platformach aukcyjnych.

 Ponadto, zdaniem TSUE, aby składowanie towarów opatrzonych oznaczeniami identycznymi ze znakami towarowymi lub do nich podobnymi mogło zostać zakwalifikowane jako używanie tych oznaczeń, konieczne żeby podmiot gospodarczy dokonujący tego składowania sam dążył do realizacji celu, o którym mowa w tym przepisie, a polegającego na oferowaniu towarów lub ich wprowadzaniu do obrotu.

W stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy ustalono, że Amazon nie oferował osobiście towarów ze znakiem ani nie wprowadzał ich do obrotu, co oznacza, zdaniem TSUE, że nie używał oznaczenia w rozumieniu prawa znaków towarowych. Takie rozstrzygnięcie, zgodne wprawdzie z wcześniejszym orzecznictwem, budzi wątpliwości, gdyż wyłącza naruszenie prawa do znaku przez wiele podmiotów uczestniczących w produkcji nielegalnych towarów i ich obrocie.

Sam TSUE nie wykluczył jednak odpowiedzialności w podobnych stanach faktycznych. Odnośnie do Amazon stwierdził, że nie wykluczona jest możliwość uznania, że pozwane dokonują osobiście używania oznaczenia w odniesieniu do flakonów perfum, które magazynowałyby nie na rachunek sprzedawców zewnętrznych, lecz na własny rachunek lub które, w braku możliwości zidentyfikowania sprzedawców zewnętrznych, byłyby oferowane do sprzedaży przez te pozwane osobiście. Niemniej jednak był związany stanem faktycznym ustalonym przez sąd krajowy, który wykluczył używanie znaku przez Amazon. Co więcej, TSUE nie wykluczył odpowiedzialności Amazon na podstawie innych przepisów niż prawo znaków towarowych. Tym samym kwestia odpowiedzialności za naruszenie praw do znaku przez podmioty zaangażowane w produkcję i obrót towarami opatrzonymi naruszającymi znakami towarowymi, lecz nie popełniającymi go bezpośrednio, pomimo wydania kolejnego wyroku dotyczącego tej kwestii pozostaje otwarta.