Amerykański sąd wydał wyrok w sprawie naruszenia znaku towarowego w Metaverse. W szeroko komentowanej sprawie dotyczącej wykorzystania przez amerykańskiego artystę NFT przedstawiających torebkę Birkin sąd uznał, że artysta naruszył znak towarowy francuskiego domu mody Hermès.

Stan faktyczny sprawy

Hermès International to luksusowy francuski dom mody słynący głównie z torebek. Jedna z nich, o nazwie Birkin, jest rozpoznawana niemal na całym świecie. Torebka Birkin jest zarejestrowana jako wzór przemysłowy (trade dress) w Amerykański Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych pod numerem 3936105:

Hermès International jest również właścicielem znaków towarowych Birkin:

➢ słownego znaku towarowego BIRKIN zarejestrowanego w USA pod numerem 2991927;

➢ słownego znaku towarowego BIRKIN zarejestrowanego w EUIPO pod numerem 0686529.

W grudniu 2021 roku artysta Mason Rothschild wprowadził na rynek 100 NFT (non-fungible tokens) przedstawiających torebki Birkin obszyte futrem. Sprzedaż odbywała się w serwisie OpenSea.io. Cyfrowe torebki nosiły oznaczenie METABIRKIN.

source: https://news.artnet.com/art-world/hermes-metabirkins-2063954

Wirtualne torebki METABIRKIN stały się niezwykle popularne, a niektóre osiągały cenę kilkudziesięciu tysięcy dolarów.

W styczniu 2022 roku spółka Hermès International pozwała Mason Rothschild, zarzucając mu m.in. naruszenie praw do znaku towarowego BIRKIN oraz tzw. cybersquatting polegający na zarejestrowaniu domeny internetowej MetaBirkins.com. Spółka przesłała również pismo do dostawcy OpeanSea, wskutek którego usunął on z serwisu NTFs Metabirkin. Rothschild jednak nadal reklamował i sprzedawał torebki METABIRKIN na innej platformie NFT. Dodał jednak zastrzeżenie, że nie jest w żaden sposób powiązany z Hermès International.

W trakcie procesu Rothschild twierdził, że każdy z jego NFT był dziełem stanowiącym unikalną, fantazyjną interpretacją torebki Birkin. Był to jego artystyczny komentarz do okrucieństwa wobec zwierząt w światowej modzie luksusowej. Przekonywał, że Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA dała mu „prawo do tworzenia i sprzedawania dzieł sztuki przedstawiających torebki Birkin, tak jak dała Andy’emu Warholowi prawo do tworzenia i sprzedawania dzieł sztuki przedstawiających puszki z zupą Campbell”. Twierdził zatem, że jego dzieła „MetaBirkin” były wyrazami artystycznej twórczości chronionymi na mocy Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA.

Wyrok sądu amerykańskiego z 8 lutego 2023 r.
Ława przysięgłych amerykańskiego sądu uznała, że Rothschild jest odpowiedzialny za naruszenie znaku towarowego, rozwodnienie znaku towarowego (dilution) oraz cybersquatting. Zasądzono Hermès 133 000 dolarów łącznego odszkodowania. Ława przysięgłych odrzuciła obronę Rothschilda, że prace były artystycznym komentarzem chronionym przez wolność słowa. Stwierdziła, że były to komercyjne wykorzystania znaku towarowego Birking, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd.

Komentarz
Wyrok w USA z pewnością ustanawia precedens dla przyszłych spraw dotyczących wykorzystania znaków towarowych w Metaverse. Sąd przesądził, że użycie cudzego znaku towarowego do stworzenia produktu takiego samego jak produkt, dla którego chroniony jest znak, lecz w formie wirtualnej stanowi wykorzystanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, a więc naruszenie. Zdaniem amerykańskiego sądu nie istnieje zatem różnica pomiędzy prawem do znaku towarowego chroniącego realne produkty oraz chroniącego wirtualne odpowiedniki – znak dla towarów rzeczywistych rozciąga się na dobra wirtualne. Jest to bardzo dobra wiadomość dla właścicieli praw, którzy do tej pory, obawiając się odmiennego traktowania dóbr wirtualnych i realnych, rozciągali rejestrację swoich znaków dla towarów wirtualnych w klasie 9. Przedmiotowy wyrok dotyczył
jurysdykcji amerykańskiej i został wydany na gruncie specyficznego stanu faktycznego – bardzo znana marka, dowody na faktyczne wprowadzenie konsumentów w błąd, znaczne zyski ze sprzedaży NFT. Nie ma jednak przeszkód, aby sądy europejskie poszły w ślady sądu amerykańskiego i rozszerzyły ochronę znaków towarowych dla tradycyjnych towarów na dobra wirtualne wykorzystywane w Metaverse.