TSUE ponownie wypowiedział się na temat możliwości przypisania operatorowi internetowej
platformy sprzedażowej odpowiedzialności za naruszenie znaku towarowego poprzez reklamę
naruszających towarów znajdujących się w ofercie zewnętrznego sprzedawcy. W tym przypadku
sprawa dotyczyła odpowiedzialności Amazon za reklamowanie na swojej platformie butów
naruszających znak towarowy przedstawiający słynną czerwoną podeszwę zaprojektowaną przez
Christiana Louboutin.

TSUE stwierdził, że można uznać, że operator strony internetowej, na której prowadzona jest
sprzedaż online używa oznaczenia, które narusza znak towarowy i które pojawia się w ofercie
handlowej osoby trzeciej. Takie używanie może mieć miejsce, gdy dobrze poinformowany i rozsądnie
obserwujący użytkownik takiej strony może odnieść wrażenie – w świetle wszystkich okoliczności – że
sam operator wprowadza do obrotu, we własnym imieniu i na własny rachunek, towary opatrzone
takim naruszającym oznaczeniem. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie był szczególny, ponieważ
Amazon stosuje hybrydowy model biznesowy. Oprócz udostępniania platformy sprzedażowej
sprzedawcom zewnętrznym i publikowania ich reklam, prowadzi własną działalność sprzedażową tj.
oferuje towary we własnym imieniu, publikuje własne reklamy i świadczy inne usługi na rzecz takich
zewnętrznych sprzedawców.

Wyrok jest istotny dla właścicieli praw oraz operatorów internetowych platform sprzedażowych.
Właściciele, przy spełnieniu określonych warunków, mogą skutecznie kierować roszczenia o
naruszenie znaków towarowych mające miejsce na platformie sprzedażowej, bezpośrednio wobec
operatorów takich platform. Dla operatorów takich platform TSUE dostarcza jasnych wskazówek,
jakich konkretne dodatkowe działania – poza świadczeniem usług pomocniczych platformy
marketingowej – mogą rodzić ich odpowiedzialność za naruszenie praw do znaków towarowych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 grudnia 2022 r. w sprawach połączonych C 148/21 i C
184/21

Stan faktyczny sprawy                                                                                                    

Znany projektant luksusowego obuwia i torebek Christian Louboutin pozwał przed sądem w
Luksemburgu internetową platformę sprzedażową Amazon o naruszenie praw do jego graficznego
znaku towarowego przedstawiającego czerwoną podeszwę buta:

Louboutin twierdził, że Amazon używa oznaczenia identycznego z powyższym znakiem towarowym,
wyświetlając na swoich stronach internetowych reklamy towarów opatrzone takim oznaczeniem a
oferowane przez zewnętrznych sprzedawców. Ponadto, Amazon świadczył na rzecz sprzedawców
usługi magazynowania, wysyłki i dostawy takich towarów. Louboutin argumentował, że reklamy
stanowiły część komunikacji handlowej Amazon, w szczególności Amazon umieszczał swoje logo i
udzielał pomocy zewnętrznym sprzedawcom, np. w zakresie najlepszego sposobu prezentacji ich
ofert. Amazon kontrargumentował, że nie używa kwestionowanego oznaczenia. Opierając się na
dotychczasowym orzecznictwie, przekonywał, że sprzedawcy używają tego oznaczenia i są
odpowiedzialni za naruszenie znaku towarowego.

Pytania prejudycjalne
Sąd krajowy rozpatrujący sprawę zauważył, że sposób działania Amazon różni się od sposobu
działania innych firm, które jedynie udostępniają platformę sprzedażową. W przeciwieństwie do eBay
czy Rakuten, Sąd ten wskazał, że Amazon oferuje nie tylko towary sprzedawców zewnętrznych, ale
także swoje własne towary i reklamuje obie kategorie takich towarów. W efekcie Sąd zwrócił się do
TSUE z pytaniami prejudycjalnymi o ustalenie, w jakich okolicznościach użycie oznaczenia
naruszającego prawo do znaku towarowego w reklamie towarów sprzedawcy będącego osobą
trzecią, wyświetlanej na platformie sprzedaży online, może być przypisane operatorowi takiej
platformy. Sąd zapytał, czy należy brać pod uwagę percepcję opinii publicznej w odniesieniu do oferty
i reklamy takich towarów. Ponadto, zapytał czy fakt, że Amazon wysyła towary opatrzone
oznaczeniem naruszającym znak towarowy, stanowi sam w sobie używanie tego znaku towarowego
przez Amazon.

Rozstrzygnięcie TSUE
TSUE uznał, że operator strony na której znajduje się platforma sprzedaży online może być uznany za
używającego oznaczenie naruszające cudzy znak towarowy, które pojawia się w reklamach i ofertach
sprzedaży towarów sprzedawców będących osobami trzecimi. Takie używanie będzie można
przypisać operatorowi, jeżeli dobrze poinformowany i dostatecznie uważny użytkownik tej strony
internetowej ustali związek między usługami tego operatora a naruszającym oznaczeniem. Związek
taki będzie istniał, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności użytkownik ten będzie mógł
odnieść wrażenie, że operator sam wprowadza do obrotu, we własnym imieniu i na własny rachunek,
towary opatrzone tym oznaczeniem. Wrażenie takie może powstać w szczególności wówczas, gdy
operator stosuje jednolity sposób prezentacji ofert poprzez wyświetlanie własnych reklam oraz
reklam sprzedawców będących osobami trzecimi, umieszcza własne logo na swojej stronie
internetowej i na wszystkich tych reklamach, oferuje sprzedawcy będącemu osobą trzecią dodatkowe
usługi w związku z towarami opatrzonymi oznaczeniem naruszającym prawo np. przechowywanie i
wysyłkę tych towarów.

Komentarz
Wyrok TSUE znacząco wzmacnia pozycję właścicieli znaków towarowych w zwalczaniu naruszeń na
internetowych platformach sprzedaży. W poprzedniej sprawie L'Oréal i inni, C-324/09 TSUE
zdecydowanie stwierdził, że operator rynku elektronicznego online nie używa oznaczeń identycznych
ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, które pojawiają się w ofertach sprzedaży
wystawionych na jego stronie. W opisywanej sprawie TSUE doszedł do odmiennego wniosku, tj.
przyjął, że w pewnych okolicznościach operator może zostać uznany za używający naruszające
oznaczenie. Konieczne jest jednak wykazanie, że użytkownik może sądzić, że operator wprowadza do
obrotu towary opatrzone oznaczeniem, które narusza znak towarowy. Biorąc pod uwagę, że w
rozstrzyganej sprawie operator prowadził również sprzedaż i reklamę własnych produktów i stosował
jednolitą metodę reklamy obu kategorii towarów, wydaje się, że wytyczne TSUE dotyczące
przypisania odpowiedzialności operatorom nie mają zastosowania do operatorów platform
sprzedażowych, które nie prowadzą własnej działalności sprzedażowej. Orzecznictwo sądów
krajowych pokaże czy stosowanie wytycznych TSUE zostanie rozciągnięte również na takie platformy.