AKTUALNOŚCI

TSUE potwierdził, że sama wiedza o wcześniejszym znaku towarowym nie będzie wystarczającą podstawą stwierdzenia złej wiary

13.06.2024 | News, PL

Wyrokiem z 15 maja 2024 r. w sprawie T-181/23, TSUE oddalił skargę na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO i tym samym po raz kolejny potwierdził, że sama wiedza zgłaszającego o wcześniejszym znaku towarowym podmiotu trzeciego nie będzie wystarczająca do stwierdzenia, że doszło do zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Stan faktyczny

Dermavita Company Sarl złożyła wniosek o unieważnienie słownego znaku towarowego UE – JUVÉDERM (EUTM 005807169), zarejestrowanego dla towarów z klasy 5 (produkty farmaceutyczne podawane poprzez wstrzykiwanie do nawilżania skóry i redukcji zmarszczek). Zdaniem wnioskodawcy znak towarowy został zgłoszony w 2007 r. przez poprzednika prawnego Allergan Holdings France w złej wierze.

Wniosek o unieważnienie został jednak oddalony wpierw przez Wydział Unieważnień EUIPO, a następnie przez Izbę Odwoławczą. Jej zdaniem poprzednik prawny uprawnionego kierował się uczciwymi intencjami biznesowymi, które były dowiedzione przez intensywne używaniem tego znaku od 2000 r. na całym świecie.

W konsekwencji skarżąca wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Wskazała, że sporny znak towarowy był przez nią używany wcześniej na terytorium Libanu, o czym poprzednik prawny uprawnionego musiał wiedzieć, z uwagi na jego obecność na tamtejszym rynku w dacie zgłoszenia znaku.  Okolicznością uzasadniającą złą wiarę miało być również stosowanie niedopuszczalnej praktyki handlowej polegającej na zgłoszeniu do rejestracji szeregu nowych znaków towarowych w celu obejścia skutków niekorzystnego orzeczenia wydanego przez libański sąd w 2011 r., który potwierdził, że znak towarowy JUVÉDERM był używany przez wnioskodawcę już od 1999 r., tj. rok wcześniej niż przez poprzednika prawnego uprawnionego.

Wyrok TSUE

TSUE oddalił skargę wnioskodawcy.

Przypomniał na początku, że zamiar zgłaszającego znak towarowy jest czynnikiem subiektywnym, który jednak powinien zostać obiektywnie oceniony przez właściwe organy administracyjne i sądowe. Zaznaczył również, że unieważnienie znaku towarowego z uwagi na złą wiarę może mieć miejsce w przypadku jeśli z odpowiednich i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego nie w celu prowadzenia uczciwej konkurencji, lecz w zamiarze naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami, interesów osób trzecich.

Odnosząc się do okoliczności mających uzasadniać złą wiarę, wskazał, że sąd libański wprawdzie stwierdził, że sporny znak towarowy był wcześniej wykorzystywany przez wnioskodawcę, to jednak z wyroku nie wynika, aby poprzednik uprawnionego dokonując zgłoszenia wiedział o wcześniejszym znaku. Samo wcześniejsze używanie oznaczenia nie pozwala bowiem na stwierdzenie, że osoba trzecia automatycznie wie o takim używaniu.

Wbrew argumentacji wnioskodawcy, wiedzy o wcześniejszym znaku towarowym nie potwierdza również użycie tej samej kombinacji słów „juve” i „derm”. Pojęcia te stanowiąc skrót od „juvenile” (młodość) oraz „dermatology” (dermatologia) mają bowiem w pewnym stopniu charakter opisowy w odniesieniu do charakteru lub przeznaczenia rozpatrywanych towarów. Są one szeroko rozpowszechnione na rynku w celu określenia produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry.

Również przesłanie wezwania do zaprzestania używania oznaczenia JUVEDERM nie musi oznaczać wiedzy o wcześniejszym znaku towarowym, jeśli istnieją wątpliwości czy pismo w ogóle zostało doręczone. Tymczasem, takie wątpliwości wynikały z tego, że pismo zostało przesłane do pośrednika poprzednika prawnego uprawnionego, który był nieobecny w chwili doręczenia.

Zdaniem TSUE nie można zatem wnioskować, że poprzednik uprawnionego wiedział o wcześniejszym używaniu znaku przez skarżącą. Takiej wiedzy nie można bowiem wywodzić z samej obecności spółki uprawnionego w Libanie.

Ponadto, kwestia, czy uprawniony miał lub powinien był wiedzieć o takim używaniu, jest jedynie jednym z istotnych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Wskazana okoliczność sama w sobie nie jest jednak wystarczająca do wykazania złej wiary po stronie zgłaszającego.

Bezpodstawny okazał się również zarzut skarżącej, że uprawniony stosował nieuczciwe praktyki biznesowe, polegające na zgłoszeniu szeregu znaków towarowych, które miały na celu obejście konsekwencji prawnych mogących wyniknąć z postępowania sądowego w Libanie. Uprawniony miał bowiem uzasadnione interesy biznesowe, a jego działalność była związana z naturalnym poszerzaniem swojej aktywności na rynku. TSUE odrzucił zatem zarzut nieuczciwego zamiaru zgłaszającego.

Podsumowanie

Omawiany wyrok jest spójny z dotychczasowym orzecznictwem, iż sama wiedza zgłaszającego o wcześniejszym znaku towarowym podmiotu trzeciego nie będzie wystarczająca do stwierdzenia, że doszło do zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze (wcześniej podobnie m.in. Wyrok TSUE z 28 października 2020 r. w sprawie T‑273/19).

W konsekwencji, wydaje się, że jednym z powodów, które spowodowały oddalenie skargi, była nietrafna argumentacja wnioskodawcy, która w dużej mierze opierała się na tym, że poprzednik uprawnionego wiedział o wcześniejszym znaku towarowym. Ponadto, skarżąca nie wskazała spójnych poszlak, które sugerowałyby nieuczciwy zamiar zgłaszającego, stanowiący nieodłączny i obowiązkowy element zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Pełny tekst wyroku dostępny na: https://curia.europa.eu/juris/document/document
.jsf?text=&docid=286108&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3121242

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

3 + 4 =