TSUE kolejny raz rozstrzygał o możliwości ponownego wykorzystania opakowania dla produktu innego niż oryginalny. Z pespektywy prawa znaków towarowych takie działanie narusza podstawową funkcję znaku tj. wskazywania na pochodzenie towaru z określonego źródła. Do opakowania ze znakiem X trafia produkt z przedsiębiorstwa Y. Zerwana zostaje zatem więź znaku z towarem. Do tego uprawniony traci kontrolę nad używaniem swojego znaku.

TSUE kolejny raz uznał, że takie działanie jest dozwolone, jeśli nie skutkuje wprowadzeniem klientów w błąd co do rzeczywistego pochodzenia towaru ze względu na nową etykietę nałożoną na opakowanie przez przedsiębiorstwo dokonujące przepakowania. Wyrok zapadł w stanie faktycznym sprawy, w którym opakowanie można uznać za odrębny produkt, gdyż jest opakowaniem wielokrotnego użytku, tj. butlą służącą do przygotowania wody gazowanej z wody z kranu.

Zagadnienie jest doniosłe ze względu na praktykę obrotu, gdzie w niektórych branżach i na niektórych rynkach praktyka ponownego napełniania butli jest już ugruntowana, a także ze względu na zasady prawa znaków towarowych, w szczególności zasadę wyczerpania praw do znaku.

(Wyrok TSUE z 27 października 2022 r., sygn. akt C- 197/21)

Stan faktyczny

SodaStream wytwarzała i sprzedawała urządzenia karbonizujące do przygotowywania wody gazowanej i smakowych napojów gazowanych z wody z kranu. Wprowadzała je do obrotu z butlą wielokrotnego użytku z dwutlenkiem węgla, którą oferuje także odrębnie. Jest uprawniona do znaków towarowych SODASTREAM i SODA‑CLUB. Znaki znajdują się na etykiecie butli i bezpośrednio na niej w postaci graweru.

MySoda prowadzi obrót urządzeniami do karbonizacji napojów opakowaniach niezawierających zwykle butli z dwutlenkiem węgla. Od czerwca 2016 r. MySoda sprzedawała butle z dwutlenkiem węgla które są kompatybilne zarówno z jej własnymi urządzeniami jak i z urządzeniami SodaStream. Niektóre z tych butli zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu przez SodaStream, a następnie zebrane przez dystrybutorów od konsumentów. MySoda ponownie napełnia je dwutlenkiem węgla i zastępuje pierwotne etykiety własnymi etykietami, pozostawiając widoczne na butlach wygrawerowane znaki towarowe SodaStream.

Dodatkowo na jednej z etykiet zamieszcza oświadczenie, zgodnie z którym MySoda informuje, że nie jest powiązana z pierwotnym dostawcą butli ani z zarejestrowanym znakiem towarowym wygrawerowanym na butli. Ta etykieta zawiera ponadto odesłanie do witryny internetowej MySoda w celu uzyskania dalszych informacji.

SodaStream wniosła w Finlandii powództwo o ustalenie, że MySoda naruszyła prawo do znaków towarowych SODASTREAM i SODA‑CLUB, wprowadzając do obrotu i sprzedając ponownie napełnione butle z dwutlenkiem węgla oznaczone tymi znakami towarowymi bez zezwolenia właściciela.

Pytania prejudycjalne

Sąd rozpoznający sprawę skierował do TSUE szereg pytań związanych z zasadą wyczerpania praw do znaków oraz warunków przepakowania towarów oryginalnych określonych w wyroku TSUE Bristol‑Myers Squibb i in. (C‑427/93, C‑429/93 i C‑436/93.

TSUE poddał analizie jedno ogólne zagadnienie, tj. czy w stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy uprawniony do znaku może sprzeciwić się ponownemu napełnianiu butli przez podmiot trzeci względem uprawnionego do znaku znajdującego się na butli.

Zdystansowanie się TSUE od nawiązań do wyroku Bristol‑Myers Squibb i in. było słuszne, gdyż wyrok ten nie jest adekwatny do stanu faktycznego tej sprawy. W sprawie dotyczącej przepakowania farmaceutyku chodziło bowiem o konieczność zmiany opakowania, podczas gdy produkt nadal był oryginalny. W omawianej sprawie to opakowanie jest oryginalne, podczas gdy towar nie pochodzi od uprawnionego do znaku.

Rozstrzygnięcie

TSUE, kierując się w znacznej mierze wyrokiem Viking Gas, C‑46/10 uznał, że SodaStream nie może sprzeciwić się ponownemu napełnianiu jej butli przez MySoda, ani etykietowaniu nowym znakiem towarowym, pozostawiając znak towarowy producenta butli. Warunkiem legalności działań, jest aby nowa etykieta nie wywoływała u konsumentów błędnego wrażenia, że między dystrybutorem a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie gospodarcze. To prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo w świetle wskazówek umieszczonych na towarze i na jego nowej etykiecie oraz w świetle praktyk w zakresie dystrybucji istniejących w danej branży i poziomu wiedzy konsumentów o tych praktykach. Tym samym TSUE uznał, że prawa do znaku uległy wyczerpaniu (art. 15 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 i art. 15 ust. 1 Dyrektywy 2015/2436), jednak można sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarem, jeśli nie zachodzą warunki określone przez TSUE (art. 15 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001 i art.15 ust. 2 Dyrektywy 2015/2436).

Komentarz

Z pewnością rozstrzygnięcie jest korzystne dla podmiotów trudniących się ponownym napełnianiem wszelkiego rodzaju pojemników wielokrotnego użytku, a – jak się wydaje – w mniejszym stopniu dla samych konsumentów. Praktyka stosowana , którzy tracą pewność, od kogo zakupują towar, który umieszczono w opakowaniu wielokrotnego użytku. Nałożenie nowej etykiety na butlę innego producenta zawsze będzie prowadzić do pewnego rodzaju konfuzji. Znak towarowy w takiej sytuacji przestaje być gwarancją pochodzenia towaru z określonego przedsiębiorstwa.

Odnośnie do zasady wyczerpania praw do znaków towarowych, naszym zdaniem, o ile pierwotny producent wprowadza do obrotu pojemnik wielokrotnego użytku wyłącznie z towarem,  prawa się wyczerpują o ile opakowanie zawiera oryginalny towar. Wykorzystanie opakowania do wprowadzenia do obrotu innej zawartości będzie już naruszeniem praw do znaku, gdyż de facto dochodzi do znakowania towaru osoby trzeciej znakiem towarowym uprawnionego. Dodanie własnej etykiety niczego w tym zakresie nie zmieni. Jeśli zaś butla jest wprowadzana do obrotu samodzielnie, tj. bez zawartości, prawa do nałożonego na nią znaku wyczerpują się do tego opakowania, gdyż samo opakowanie jest samodzielnym towarem. Będzie to decyzja uprawnionego do znaku, w jakiej formule chce dokonywać obrotu swoimi pojemnikami. Znak towarowy umieszczony na takiej butli będzie wskazywać na pochodzenie butli z określonego przedsiębiorstwa, a nie produktu, którym zostanie ona wypełniona.

Odnośnie do zasad słuszności, być może względy praktyczne nakazują przełamać zasady prawa znaków towarowych i uznać, że w przypadku opakowań wielokrotnego użycia, nawet tych pierwotnie napełnionych przez producenta, ich ponowne wykorzystanie przez podmiot inny niż uprawniony do znaku powinno być dozwolone. Jednak – naszym zdaniem – takie ograniczenie praw do znaku towarowego winno być decyzją ustawodawcy, a nie TSUE. Rozstrzygnięcia z ostatnich lat nawet te bardzo kazuistyczne, czy kontrowersyjne znajdują punkt oparcia w przepisach. Wydaje się zaś, że wyroki dotyczące ponownego napełniania butli mają charakter prawotwórczy, do których to działań TSUE nie ma kompetencji.