Urząd ds. Własności Intelektualnej rozstrzygnął, że klubów AC Milan nie uzyska ochrony swojego znaku dla artykułów papierniczych ze względu na wcześniejszą rejestrację znaku MILAN. Naszym zdaniem, decyzja EUIPO  jest błędna i niesłusznie przyznaje tak szeroką ochronę słownemu znakowi MILAN niemieckiego producenta artykułów piśmienniczych, podczas gdy zgłoszony znak sławnego klubu piłkarskiego zawiera jego powszechnie znaną nazwę oraz charakterystyczny element graficzny. Ponadto jest wiele innych rejestracji znaków unijnych ze słowem Milan lub Milano zarejestrowanych w klasie 16.

Wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2021 r., Sprawa T-353/20

AC Milan występuję o ochronę swojego znaku towarowego w stosunku do wielu towarów i usług. Nikogo to nie dziwi, gdyż znane kluby sportowe uzyskują wysokie zyski z tzw. merchandisingu, tj. sprzedaży gadżetów mniej lub bardziej związanych z ich bezpośrednią działalnością sportową,  np. ubrania, akcesoria sportowe, jak również materiały piśmiennicze, czyli te, które stały się przyczyną omawianego sporu.

Associazione Calcio Milan SpA w 2017 r. złożyło wniosek o rejestrację swojego słowno-graficznego oznaczenia. Towary, dla których został on zgłoszony należały do klasy 16 (m.in. artykuły piśmiennicze i biurowe). Sprzeciw wniósł niemiecka firma InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG., producent artykułów piśmienniczych MILAN.

Podstawą sprzeciwu była rzekoma możliwość konfuzji z niemieckim słownym znakiem towarowym MILAN, który jest chroniony jako znak towarowy dla artykułów piśmiennych od 1984 roku. Jego działania okazały się skuteczny – zarówno Wydział Sprzeciwów, jak i Izba Odwoławcza, przed którą następnie wszczęto postępowanie, przychyliły się do jego wniosku i podtrzymały sprzeciw.

Sporne znaku przedstawione są w tabeli poniżej.

Wcześniejszy znak towarowy	Sporny znak towarowy

AC Milan po wniesieniu skargi na decyzję Izby Odwoławczej dowodził przed EUIPO, że w sprawie tej nie można mówić o prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd, ze względu na fakt, że niemiecki znak towarowy MILAN był używany na rynku niemieckim zarówno jako znak słowny, jak i w połączeniu z dodatkowym elementem graficznym – głową drapieżnego ptaka. Znak towarowy AC Milan zawiera zaś znany element graficzny – tarczę w charakterystyczne czerwono – czarne pasy.

Sąd, porównując dwa sporne oznaczenia stwierdził, że są one bardzo podobne pod względem fonetycznym (ze względy na obecność elementu ,,milan”) i w średnim stopniu podobne wizualnie. Uznał on, że chociaż element graficzny w postaci główki ptaka, z jakim jest używany  wcześniejszy znak nie jest bez znaczenia ze względu na jego wielkość i położenie, będzie on postrzegany przez znaczną większość odbiorców przede wszystkim jako element dekoracyjny, a nie jako element wskazujący na pochodzenie handlowe towaru.

TSUE wskazało, że przeciętny konsument prawdopodobnie zwróci większą uwagę na słowny element znaku, szczególnie ze względu na wielkość i fantazyjną czcionkę. Europejski Trybunał Sprawiedliwości dodał, że element słowny Mediolan (Milan) może być postrzegany na kilka sposobów: jako odniesienie do włoskiego miasta Mediolan, męskiego imienia Milan lub do gatunku ptaka. Zatem żadne z tych trzech znaczeń nie odnosi się do rozpatrywanych towarów. Element słowny „AC Milan” stanowi jednak element dominujący zgłoszonego znaku towarowego pomimo niewielkiego charakteru odróżniającego elementu „Milan”, a zatem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku znaku towarowego MILAN dla zgłaszanych towarów papierniczych.

Na nic zdały się także argumenty Ac Milan, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę wysokiej rangi oznaczenia AC Milan i renomy klubu piłkarskiego AC Milan przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Skarga słynnego klubu piłkarskiego została w całości oddalona. W związku z tym klub piłkarski nie uzyskał ochrony dla materiałów piśmiennych.  Wyrok Sądu może zostać zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości UE, na co liczymy.