Wyrokiem z 13 października 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdził, że nakaz zniszczenia towarów może być wydany nie tylko wobec towarów wyprodukowanych nielegalnie, ale także wobec oryginalnych dóbr, które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) bez uzyskania stosownej zgody uprawnionego.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 października 2022 r. w sprawie C-355/21

Stan faktyczny sprawy

Powodem w sprawie jest spółka Procter & Gamble – producent perfum. Na podstawie umowy licencyjnej ze spółką Hugo Boss Trade Mark Management posiada wyłączność używania słownego unijnego znaku towarowego HUGO BOSS. Procter & Gamble nieodpłatnie dostarczał sprzedawcom i dystrybutorom próbki perfum, przeznaczone wyłącznie do prezentacji i promocji kosmetyków. Flakony testerów były identyczne jak opakowanie produktów wprowadzonych na rynek, ale znajdowała się na nich informacja, że nie są przeznaczone do sprzedaży („not for sale”, „demonstration”, „tester”). Testery nie zostały wprowadzone do obrotu w EOG ani przez spółkę Procter & Gamble, ani za jej zgodą. Pozwanym w sprawie jest Perfumesco.pl, prowadząca hurtową sprzedaż perfum. Perfumeria sprzedawała próbki perfum Hugo Boss, oznakowane informacją „tester”. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał perfumerii zniszczenie produktów, które nie zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez powoda lub za jego zgodą. Nakaz podtrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pytanie prejudycjalne

Pytanie prejudycjalne do TSUE skierował Sąd Najwyższy, który zauważył, że sądy niższych instancji przyjęły interpretację, zgodnie z którą zniszczenie towarów można zasądzić także wtedy, gdy towary nie zostały „bezprawnie wytworzone lub oznaczone”, co w prawie krajowym stanowi wymóg ustanowiony przez art. 286 Prawa własności przemysłowej (p.w.p). W związku z tym Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie i skierował pytanie prejudycjalne do TSUE dążąc do ustalenia, czy art. 10 dyrektywy 2004/48, podobnie jak przepis krajowy, uniemożliwia orzeczenie nakazu zniszczenia towarów również w stosunku do produktów, które zostały bezprawnie wprowadzone do obrotu w EOG, ale ich wyprodukowanie lub oznakowanie było zgodne z prawem.

Rozstrzygnięcie TSUE

Trybunał przychylił się do interpretacji przyjętej przez polskie sądy. Orzekł, że art. 10 dyrektywy 2004/48 nie ogranicza możliwości zastosowania nakazu zniszczenia towarów, podobnie jak prawo krajowe, wyłącznie do towarów „bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych”. Wspomniany przepis dotyczy towarów „co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej”, a więc kwalifikują się do tej kategorii również dobra legalnie wyprodukowane, ale nielegalnie wprowadzone do obrotu w EOG. Wskazał, że do właściwych organów sądowych należy podjęcie decyzji o tym jaki środek naprawczy należy przyjąć w konkretnej sprawie. Wynika to również z transponowanego do unijnego porządku prawnego porozumienia TRIPS, które nie ogranicza zastosowania przez organy środków do konkretnych kategorii naruszeń. Co więcej, właściwe organy sądowe są zobowiązane do uwzględnienia zachowania proporcjonalności pomiędzy wagą naruszenia a zasądzonymi środkami zaradczymi, jak również interesami osób trzecich. Dyrektywa 2004/48 ustanawia minimalne normy ochrony praw własności intelektualnej i nie zabrania państwom członkowskim wprowadzania środków rozszerzających ochronę interesów uprawnionych. Jednocześnie państwa członkowskie nie są uprawnione do zawężania zakresu ochrony. Przyjęcie interpretacji art. 286 p.w.p., zgodnie z którą nakaz zniszczenia jest możliwy jedynie w przypadku bezprawnego wytworzenia lub oznaczenia wytworów stanowiłoby ograniczenie możliwości zastosowania środków do określonych form naruszeń, sprzeczne z prawem unijnym.

Komentarz

Wyrok TSUE w sprawie Perfumesco.pl jest korzystny dla właścicieli praw własności intelektualnej. Prawo unijne zapewnia właścicielom znaków towarowych minimalny standard ochrony, który nie może być wężej uregulowany w prawie państw członkowskich. Przyjęta przez Trybunał wykładnia przepisów przyznaje uprawnionemu możliwość skorzystania ze środków naprawczych bez względu na formę naruszenia, nie ograniczając możliwość zastosowania art. 10 dyrektywy 2004/48 wyłącznie do towarów „bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych”, co było kwestią sporną w postępowaniu krajowym z uwagi na normę zawartą w art. 286 p.w.p. Bez znaczenia pozostaje fakt, że produkt jest legalnie wyprodukowany, a znaczenie ma wyłącznie to, że został bezprawnie wprowadzony do obrotu w EOG. Argument podniesiony przez pozwaną spółkę dotyczący naruszenia art. 286 okazał się zatem chybiony.