W wyroku z 8 października 2020 Trybunał Sprawiedliwości UE doprecyzował kryteria oceny zdolności odróżniającej znaków pozycyjnych.

(Wyrok z dnia 8 października 2020 roku, sygn. akt C- 456/19)

Sprawa dotyczyła zgłoszeń znaków towarowych złożonych przez Aktiebolaget Östgötatrafiken, szwedzkie przedsiębiorstwo transportowe, przedstawiających kolorowe elipsy, które miały być nanoszone na pojazdy w określonym miejscu, przedstawione w tabeli poniżej. Kształt pojazdów nie był objęty zgłoszeniem.

Urząd Patentowy (szwedzki) odmówił rejestracji ww. znaków towarowych. Uznał, że zgłoszone oznaczenia mogą być postrzegane jako wskazówka pochodzenia tylko wtedy, gdy odbiegają od norm lub zwyczajów danego sektora gospodarki, czego zgłaszający nie wykazał. Sąd rozpoznający odwołanie od decyzji ww. urzędu podzielił tę opinię.

Sąd apelacyjny zauważył, że w dotychczasowym orzecznictwie ww. wymóg łączony był przede wszystkim ze znakami trójwymiarowymi, które jednocześnie były kształtem towaru. Konsumenci nie mają bowiem w zwyczaju zakładać, jakie jest pochodzenie towarów na podstawie ich kształtu lub opakowania. Z tego względu, zdaniem sądu apelacyjnego, ww. wymóg odbiegania w dostatecznym stopniu od normy lub zwyczajów danego sektora gospodarki, nie musi dotyczyć znaków pozycyjnych, o których rejestrację wnosił Aktiebolaget Östgötatrafiken.

Sąd apelacyjny zadał zatem dwa pytania prejudycjalne dotyczące wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy 2015/2436:

– czy w przypadku tzw. znaków pozycyjnych zgłaszanych dla usług konieczna jest ocena, czy znak nie jest niezależny od wyglądu przedmiotu, na którym jest umieszczony, a wykorzystywanych do świadczenia usług, a w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej,

– czy dla uznania, że znak towarowy ma odróżniający charakter, konieczne jest, by odbiegał znacząco od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki.

W odpowiedzi na pytania prejudycjalne TSUE stwierdził, że charakter odróżniający znaków pozycyjnych  należy oceniać z uwzględnieniem postrzegania przez właściwy krąg odbiorców, ale bez potrzeby badania, czy oznaczenie to odbiega w sposób znaczący od normy lub zwyczajów danego sektora gospodarki. Istotne jest zatem badanie, czy oznaczenie może pełnić podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie na pochodzenie towarów lub usług, a kwestię tę ocenia się in concreto w każdej rozpatrywanej sprawie z uwzględnieniem postrzegania oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców. W dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę również fakt, że oznaczenia umieszczane są na przedmiotach, które mają być tylko nośnikiem znaku, a nie towarem, w stosunku do którego zgłoszono znaki towarowe.

Zdaniem TSUE, jeśli z tej analizy wynika, iż kombinacje kolorów umieszczone na pojazdach transportowych umożliwiają przeciętnemu konsumentowi odróżnienie usług transportowych świadczonych przez to przedsiębiorstwo od usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa, znak posiada pierwotną zdolność odróżniającą. Jeśli organ oceniający uzna, że znak takiej zdolności nie posiada, okoliczność ta nie może stać na przeszkodzie temu, by mógł on uzyskać taki charakter odróżniający w następstwie jego używania.

Powyższe rozstrzygnięcie jest ważne w kontekście nowej regulacji zawartej w art. 4 (1) (e) Dyrektywy 2015/2436 (odpowiednio art. 129¹ ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej), która dotyczy tzw. funkcjonalnych przeszkód rejestracji. Przed nowelizacją z rejestracji wyłączone były znaki towarowe stanowiące kształty towarów, które pełniły określone funkcje, tj.:

• wynikały z charakteru samego towaru,
• były niezbędne do uzyskania efektu technicznego,
• zwiększały znaczenie wartości towaru.

Ww. oznaczenia nie mogły stać się znakiem towarowym, nawet jeśli nabyły tzw. wtórną zdolność odróżniającą, tj. wynikającą z używania znaków na rynku. Ze względu na powyższą regulację z ochrony wyłączono, m.in.:

• klocek LEGO – wyrok TSUE z 14 września 2010 r. (C-48/09 P),
• głośnik Bang & Olufsen – wyrok Sądu z 6 października 2011 r. (T-508/08),
• krzesełko Tripp Trapp – wyrok TSUE z 18 września 2014 r. (C-205/13),
• kostkę Rubika – wyrok TSUE z 10 listopada 2016 r. (C-30/15 P).

Obecnie wyłączenie od rejestracji dotyczy również innej właściwości towaru, nie tylko jego kształtu. Zatem spod rejestracji mogą być wyłączone inne cechy towaru, a nie tylko kształt. Taką inną właściwością może być pewien motyw kolorystyczny umieszczony na towarze. Z tego względu można by się zastanawiać, czy znaków pozycyjnych, przynajmniej niektórych, nie można by uznać za stanowiących właściwość towaru podlegającą wyłączeniu na podstawie art. 4 ust. 1 lit. e Dyrektywy, przynajmniej znaków zgłaszanych w odniesieniu do towarów, a nie usług.

Wydaje się, że omawiany wyrok wyłącza automatyczne zastosowanie przepisu dla znaków pozycyjnych. O zdolności odróżniającej takich znaków zdecyduje postrzeganie przez konsumentów. Jeśli ich zdaniem pewien motyw umieszczony w określonym miejscu na produkcie będzie postrzegany jako wskazujący na pochodzenie towaru/usługi, a nie jako element ozdobny, przesądzi to o posiadaniu przez znak zdolności odróżniającej. Zgodnie z omawianym wyrokiem, nie będzie też podlegać badaniu kwestia, czy wygląd znaku odbiega od praktyk panujących w danym sektorze rynku. Znaki pozycyjne nie są bowiem tożsame z produktem. Są umieszczone w określonym miejscu produktu, lecz są od niego odrębne. Nie będą zatem stanowić jego właściwości. Z pewnością doczekamy się stosownego orzecznictwa w tym zakresie na podstawie nowych przepisów.