TSUE przesądził, że roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego podniesione w sprawie o jego naruszenie może dotyczyć całości praw, które właściciel tego znaku towarowego wywodzi z jego rejestracji. Powództwo wzajemne nie jest zatem ograniczone co do przedmiotu ramami sporu zakreślonymi powództwem o  naruszenie praw do znaku.

(Wyrok TSUE z 8 czerwca 2023 r., sygn. C‑654/21)

Polski sąd własności intelektualnej (Sąd Okręgowy w Warszawie) podczas rozpoznawania jednej ze spraw miał wątpliwość jak należy interpretować przepisy dotyczące powództwa wzajemnego przewidziane w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. Zgodnie z art. 479¹²² k.p.c., powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub obejmuje żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Z art. 204 k.p.c. wynika natomiast, że roszczenie wzajemne musi mieć związek z roszczeniem głównym. Pozew wzajemny wnosi się do sądu rozpoznającego sprawę.

Polski Sąd zastanawiał się między innymi, czy zawarte w tych przepisach określenie roszczenie wzajemne o unieważnienie może oznaczać żądanie unieważnienia wyłącznie w takim zakresie, w jakim pozostaje ono w związku z roszczeniem powoda z tytułu naruszenia unijnego znaku towarowego czy też odnośnie do wszystkich towarów i usług, dla których znak jest zarejestrowany.

Tło sprawy:

Powód jest właścicielem słownego znaku towarowego Multiselect. Wniósł on powództwo przeciwko Pozwanemu, zarzucając mu naruszenie znaku towarowego polegające na umieszczeniu tego oznaczenia na wydanych przez Pozwanego poradnikach.

Pozwany w odpowiedzi wniósł pozew wzajemny, domagając się unieważnienia spornego znaku.

Wątpliwości sądu odsyłającego wynikały z faktu, że powództwo główne dotyczyło jedynie towarów i usług wprowadzonych przez Pozwanego do obrotu, zaś powództwo wzajemne – wszystkich towarów i usług objętych rejestracją znaku. Sąd odsyłający twierdził, że szersze nakreślenie przedmiotu sporu przez powództwo wzajemne sprawia, że postępowanie staje się niejako zdominowane przez to powództwo wzajemne. W ocenie sądu, pozew wzajemny ma być środkiem ochrony przysługującym Pozwanemu, zaś w tym stanie faktycznym jest środkiem dalej idącym.

Rozstrzygnięcie TSUE:

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2023 r. (sygn. C‑654/21) Trybunał orzekł, że art. 124 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w związku z art. 128 ust. 1 tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że roszczenie wzajemne o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego może dotyczyć całości praw, które właściciel tego znaku towarowego wywodzi z jego rejestracji, a to roszczenie wzajemne nie jest ograniczone, co do jego przedmiotu, ramami sporu zakreślonymi powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku.

TSUE argumentował, że przyjęcie odmiennej wykładni byłoby sprzeczne z zasadą ekonomii procesowej, która jest jednym z celów istnienia mechanizmu pozwu wzajemnego.

Komentarz:

Wyrok TSUE jest słuszny i korzystny dla pozwanych. Pozwala bowiem w ramach jednego postępowania, korzystając z kodeksowych narzędzi obrony, nie tylko skutecznie podważyć argumentację podniesioną przez powoda, ale także doprowadzić do utraty przez niego ochrony na dany znak towarowy. Ograniczenie możliwości składania powództwa wzajemnego tylko co do części towarów i usług objętych rejestracją znaku, tj. tych które są bezpośrednio związane z roszczeniami pozwu głównego, z pewnością byłoby sprzeczne z zasadami ekonomii procesowej.