Zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 12 Prawa własności przemysłowej oraz art. 7 ust. 1 pkt g) Rozporządzenia 2017/1001, zdolności rejestrowej nie posiadają tzw. znaki mylące, czyli takie, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru. Na etapie zgłoszenia bardzo często problematyczne może być zweryfikowanie, czy dany znak towarowy będzie mógł wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaru. W dacie zgłoszenia znaku organ rejestrowy nie zna przyszłych planów związanych z używaniem zgłoszonego znaku. W przypadku wniosku o unieważnienie mylącego znaku towarowego, jego rozpatrzenie wymaga wykazania, że już samo zgłoszone oznaczenie stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, i to już w chwili dokonywania zgłoszenia, przy czym sposób późniejszego korzystania z tego oznaczenia jest bez znaczenia (wyrok TSUE z 29 czerwca 2022 r., La Irlandesa 1943, T306/20, EU:T:2022:404, pkt 66).

Stan faktyczny sprawy

Giuliani SpA złożył w EUIPO wniosek o unieważnienie znaku towarowego, zarejestrowanego dla towarów z klasy 5 (m.in. witaminy, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, suplementy mineralne) Klasyfikacji Nicejskiej. We wniosku podniesiono dwa zarzuty:

• Mylący charakter znaku – zdaniem Giuliani SpA znak, poprzez swoje elementy graficzne (w szczególności czerwony kolor tła) oraz element słowny („Swisse”), mógł przekazywać konsumentom fałszywą informację o tym, że towary pochodzą ze Szwajcarii, podczas gdy towary oznaczone spornym znakiem były produkowane w Australii;
• Zła wiara zgłaszającego – zdaniem Giuliani SpA, uprawniony do znaku celowo wykorzystał elementy sugerujące związek z krajem o wysokiej renomie, jakim jest Szwajcaria, i zamierzał używać ww. znaku wyłącznie w odniesieniu do produktów niemających żadnego związku ze Szwajcarią.

Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek o unieważnienie, jednak decyzja ta została zaskarżona do Izby Odwoławczej, która uchyliła zaskarżoną decyzję, oddalając tym samym wniosek o unieważnienie spornego znaku.

Wyrok TSUE

TSUE podzielił pogląd wyrażony przez Izbę Odwoławczą EUIPO i oddalił skargę. Wskazał, że lista towarów objętych spornym znakiem nie zawierała żadnego wskazania co do ich pochodzenia geograficznego, ani nie było niemożliwe, aby towary objęte rejestracją zostały wytworzone w Szwajcarii. W związku z tym, w niniejszej sprawie, nie wystąpiła żadna niespójność w dacie zgłoszenia między informacjami, jakie mógł przekazywać sporny znak towarowy, a oznaczanymi towarami, przez co nie można było stwierdzić, że znak ten wprowadzał w błąd w dniu zgłoszenia.

Niezależnie od powyższego, TSUE wskazał również, że słowo „swisse” nie pochodzi z języka angielskiego, francuskiego ani z żadnego innego języka używanego w Unii Europejskiej. Słowny element spornego znaku nie mógł zatem wprowadzać w błąd. Co więcej, TSUE zgodził się z Izbą Odwoławczą EUIPO, że możliwość wprowadzenia w błąd nie wynikała również z elementów graficznych, takich jak czerwony kolor tła oraz biała czcionka (czyli z elementów odpowiadających kolorom flagi Szwajcarii).

Nie uwzględniono także zarzutu dotyczącego złej wiary zgłaszającego znak towarowy. TSUE przypomniał, że jeżeli obiektywne okoliczności konkretnej sprawy, na które powołał się wnioskodawca o unieważnienie, mogą prowadzić do obalenia domniemania dobrej wiary, z którego korzysta właściciel kwestionowanego znaku towarowego w chwili składania wniosku o rejestrację, to na właścicielu tego znaku ciąży obowiązek przedstawienia wiarygodnych wyjaśnień dotyczących celów oraz logiki handlowej zgłoszenia. Podkreślił jednak, że w niniejszej sprawie nie przedstawiono żadnego dowodu na to, że uprawniony planował wprowadzać do obrotu towary, które nie miały żadnego związku ze Szwajcarią, pod zakwestionowanym znakiem.

Podsumowanie

Wyrok TSUE w sprawie T442/23 potwierdza, że ocena mylącego charakteru znaku opiera się na stanie faktycznym istniejącym w dniu zgłoszenia spornego znaku, a nie na późniejszych dowodach dotyczących jego używania. Oznacza to, że nawet gdyby znak towarowy „Swisse” mógł sugerować, iż dane towary pochodzą ze Szwajcarii, w ocenie możliwości wprowadzenia w błąd kluczowe pozostaje to, że towary były produkowane w Australii po zgłoszeniu spornego znaku. TSUE podkreślił, że dla celów oceny nieistotne są późniejsze okoliczności korzystania ze znaku, a kluczowe jest to, co wynika z informacji dostępnych w dniu zgłoszenia. TSUE w ten sposób umacnia zasadę, że ocena mylącego charakteru znaku opiera się na jego pierwotnym zgłoszeniu. Omawiane orzeczenie, choć zgodne z przepisami i ukształtowanymi zasadami wykładni, ilustruje, że sama rejestracja znaku nie przesądza o zgodności jego używania z prawem. Co więcej ilustruje, że przepisy o unieważnianiu znaków nie zawsze pozwalają na wyeliminowanie znaków naruszających z rejestru. Konieczna jest zatem właściwa i odważna wykładnia, w szczególności w ramach przesłanki złej wiary.

Pełna treść wyroku: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=297461&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=203298