System ochrony znaków towarowych zakłada, że ochronie podlegają wyłącznie te znaki, które są rzeczywiście używane. W przypadku, gdy znak towarowy nie był używany przez okres 5 lat od daty rejestracji, każdy zainteresowany ma prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie jego wygaśnięcia. Stany faktyczne w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia bywają skomplikowane, a szczególne wątpliwości budzą kwestie takie jak:

• intensywność używania znaku – dowody muszą wskazywać, że używanie znaku nie miało charakteru wyłącznie symbolicznego,
• tożsamość znaku – dowody powinny potwierdzać, że używany znak jest identyczny z formą zarejestrowaną lub różni się jedynie elementami niezmieniającymi jego odróżniającego charakteru,
• zakres użycia – znak musi być stosowany w odniesieniu do towarów i usług, dla których został zarejestrowany.

19 marca 2025 r. TSUE w sprawie T1075/23 wydał wyrok, który dotyczył wszystkich trzech ww. kwestii. Istotnym aspektem tej sprawy była sytuacja, w której znak towarowy został zarejestrowany dla szerokiej kategorii usług, natomiast był używany w znacznie węższym zakresie.

Dotychczasowa linia orzecznicza

W wyroku TSUE z 14 lipca 2005 r. (sprawa T 126/03) stwierdzono, że jeśli znak towarowy został zarejestrowany dla na tyle szerokiej kategorii towarów lub usług, iż można w jej ramach wyodrębnić kilka niezależnych podkategorii, to dowód rzeczywistego używania w odniesieniu do jednej z tych podkategorii skutkuje ochroną wyłącznie dla tej konkretnej grupy towarów lub usług. Analogiczne stanowisko TSUE przyjął w wyroku z dnia 15 grudnia 2010 r. (sprawa T 132/09). Nie każdą kategorię jednak można podzielić na odrębne podkategorie. Przykładem jest decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z 19 czerwca 2007 r. w sprawie R 378/2006-2 dotycząca znaku TURBO (EUTM 000222661) zarejestrowanego w klasie 25 dla „odzieży”. Uprawniony przedstawił dowody używania znaku dla strojów kąpielowych, podkoszulek, bermud, spodenek kolarskich oraz bielizny. Izba uznała, że nałożenie obowiązku udowodnienia używania we wszystkich możliwych podkategoriach byłoby praktycznie niemożliwe. Z decyzji wynika również, że dowody dotyczące wyłącznie strojów kąpielowych nie wystarczyłyby do udowodnienia używania znaku dla całej kategorii „odzieży”.

Stan faktyczny w sprawie T1075/23

Dialoga Servicios Interactivos, SA jest uprawniona do słowno-graficznego znaku towarowego (EUTM 008917155) zarejestrowanego dla usług telekomunikacyjnych w klasie 38 Klasyfikacji Nicejskiej. Firma e-dialog GmbH wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia tego znaku w odniesieniu do ww. usług. W pierwszej instancji Wydział Unieważnień EUIPO oddalił wniosek, a następnie Izba Odwoławcza potwierdziła tę decyzję, argumentując, że przedstawione dowody wykazywały, iż znak był rzeczywiście używany w ciągu ostatnich 5 lat w odniesieniu do usług komunikacyjnych. Uprawniona do spornego znaku przedstawiła 19 faktur wystawionych w latach 2012–2021, wyciągi ze stron hiszpańskiej gazety Expansión z 2020 r. i hiszpańskiej gazety Seguritecnia z 2019 r., w tym reklamy; fragmenty jej strony internetowej, w tym artykuły z ilustracjami odnoszące się do jej obecności na różnych targach branżowych. Wymienione dowody dotyczyły używania znaku dla usług komunikacji audio i wideo (m.in. SMS, fax2mail, prowadzenie i odbieranie połączeń, wiadomości głosowe, wideokonferencje oraz WebRTC). L

E-dialog GmbH złożyła skargę, w której wysunęła następujące zarzuty:

• Izba Odwoławcza EUIPO błędnie oceniła dowody, ponieważ przy znacznej wielkości rynku usług telekomunikacyjnych dowody wskazywały jedynie na symboliczne używanie znaku,
• Sporny znak był używany w innej formie niż zarejestrowana – stosowano go jako element identyfikujący nazwę domeny „dialo.ga”,
• Ograniczone używanie znaku, dotyczące jedynie usług komunikacji audio i wideo (m.in. SMS, fax2mail, prowadzenie i odbieranie połączeń, wiadomości głosowe, wideokonferencje oraz WebRTC), nie wystarczało do wykazania rzeczywistego używania dla szeroko określonej kategorii „usług telekomunikacyjnych”, która obejmuje także usługi nadawania radiowego czy telewizyjnego.

Wyrok TSUE

TSUE nie podzielił dwóch pierwszych zarzutów skarżącej. TSUE stwierdził, że Izba Odwoławcza EUIPO miała prawo uznać, iż znak był używany wystarczająco intensywnie – uprawniony przedstawił nie tylko faktury potwierdzające używanie, ale także wyciągi z hiszpańskich gazet oraz reklamy prezentujące sporny znak. Ponadto, TSUE podkreślił, że używanie znaku w zmienionej formie, różniącej się jedynie elementami niezmieniającymi jego odróżniającego charakteru, należy uznać za używanie zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt a Rozporządzenia 2017/1001. Dodana kropka została bowiem uznana za element nieistotny i nie wpływający na charakter odróżniający znaku.

Jednakże TSUE uwzględnił trzeci zarzut skarżącej. Stwierdził, że znak towarowy nie może korzystać z szerokiej ochrony wyłącznie z powodu rejestracji dla szerokiej gamy towarów lub usług. W przypadku, gdy kategoria ta może być podzielona na kilka niezależnych podkategorii, właściciel musi przedstawić dowody rzeczywistego używania dla każdej z nich. W przeciwnym razie, znak zostanie wygaszony w odniesieniu do tych podkategorii, dla których brak jest dowodów używania. TSUE podkreślił, że w praktyce bardzo trudno udowodnić, iż znak był używany dla wszystkich odmian towarów i usług objętych rejestracją. Pojęcie „części towarów lub usług” nie może oznaczać wszystkich rodzajów podobnych towarów lub usług, a jedynie towary lub usługi, które są wystarczająco odrębne, aby stanowić spójne kategorie lub podkategorie.

TSUE zauważył również, nawet przedstawienie dowodów używania dotyczących szerokiego i zróżnicowanego zakresu usług nie uzasadnia domniemania używania dla całej kategorii „usług telekomunikacyjnych”. Taki argument podważałby konieczność wyodrębnienia podkategorii towarów i usług, skutkując nadmiernie szeroką ochroną dla częściowo używanego znaku.

Podsumowanie

Kształtująca się linia orzecznicza potwierdza, że rejestracja znaku towarowego dla szeroko określonej grupy towarów i usług nie gwarantuje rozszerzonej ochrony, jeśli znak jest rzeczywiście używany w węższym zakresie. TSUE po raz kolejny podkreślił, że uprawniony do znaku zarejestrowanego dla szerokiej kategorii towarów lub usług musi przedstawić dowody używania dla poszczególnych podkategorii, gdyż w przeciwnym razie może utracić ochronę dla tych, których używania nie udowodnił.