W ostatnich latach  zainicjowano wiele sporów o znane w Polsce marki alkoholi. Konkurenci próbują unieważniać lub wygaszać znane znaki towarowe, np. Wiśniówka, Krupnik, Starka, czy Sophia, twierdząc, że nie posiadają zdolności odróżniającej.   

Jednym ze sposobów uzyskania prawa do posługiwania się znaną marką, zarejestrowaną na rzecz konkurenta, jest żądanie wygaszenia jego znaku ze względu na tzw. degenerację.  Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000  r. Prawo Własności przemysłowej (Dz.U. 2017 r. poz. 776, 2018 r. poz. 2302) („pwp”) znak towarowy wygasa na skutek utraty tzw. znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru lub innych jego właściwości. Jeśli Urząd Patentowy RP wygasi znak inni uczestnicy rynku mogą z niego swobodnie korzystać. Taki spór toczył się, m.in. o znaki towarowe tradycyjnych polskich alkoholi Krupnik i Wiśniówka, a także znak towarowy łączony z bułgarskimi winami Sophia.

Urząd Patentowy RP i sądy administracyjne słusznie uznają, że degenerację znaku można orzec tylko w szczególnych przypadkach. Spełnione muszą być oba kryteria wskazane w art. 169 ust. 1 pkt 2, tj. rodzajowe lub opisowe znaczenie znaku funkcjonujące w obrocie oraz działania lub zaniechania uprawnionego, które doprowadziły do utraty zdolności odróżniającej. Decydujący jest przy tym odbiór znaku przez konsumentów, a nie np. definicje zawarte w słownikach lub innych publikacjach.

Wnioskujący o wygaszenie znaku musi przedstawić dowody wskazujące na to,  jak znak jest postrzegany przez odbiorców, tj. czy jako wskazówka pochodzenia z określonego przedsiębiorstwa, czy jako nazwa rodzajowa.  Konieczne wydaje się zatem w każdej sprawie przeprowadzenie badań rynkowych. Orzecznictwo dotyczące oceny wyników takich badań jest stosunkowo ubogie, w szczególności nie ustalono kryterium ilościowego, które nakazuje uznać znak za zdegenerowany. Z pewnością każdą sprawę należy oceniać z uwzględnieniem jej specyficznych okoliczności, a wątpliwości rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku.

Odnośnie do działań uprawnionego do znaku, ważne jest by nie zaniedbywał używania swego znaku oraz egzekwowania praw do niego. Podstawowym argumentem wnioskujących o wygaszenie znaku jest bowiem używanie znaku przez wiele podmiotów na rynku. Uprawniony musi zatem przedstawić dowody, że używanie znaku przez konkurentów stanowiło naruszenie praw do znaku, któremu on przeciwdziałał.

Aby w pełni czerpać korzyści ze swojego znaku towarowego nie wystarczy go zarejestrować. Należy go używać oraz aktywnie przeciwdziałać naruszeniom ze strony osób trzecich. W przypadku znaków narażonych na degenerację, konieczne jest również monitorowanie rynku prasy i słowników, aby nie utrwalać rodzajowego lub opisowego znaczenia znaku. Możliwe jest również zobowiązanie wydawców słowników, encyklopedii i innych podobnych wydawnictw do umieszczenia informacji, że dana nazwa stanowi zarejestrowany znak towarowy (art. 296 ust.1³ pwp – tekst uchwalony 20 lutego 2019 r.).