Wyrok Sądu z 21 marca 2019 r., sygn. akt T-777/17

Większość widzów w UE zna serial dla dzieci Świnka Peppa i jego bohaterkę Peppę. Nie ma wątpliwości, że prawa związane z serialem, w tym do wizerunku postaci i znaków towarowych, mają dużą wartość i z pewnością nie brakuje nieuczciwych podmiotów, które podejmują próbę czerpania korzyści z tych praw.

Słuszny co do zasady wydaje się zatem ostatnio wydany wyrok Sądu (sygn. akt T-777/17), w którym ten unieważnił przedstawiony poniżej w tabeli znak TOBBIA EUTM 011775509 na podstawie znaku towarowego Peppa Pig  EUTM 010186261. Nie ma wątpliwości, że intencją zgłaszającego znak było nieuczciwe skorzystanie z wizerunku znanej bohaterki. Zastanawia jednak podstawa prawna rozstrzygnięcia, którą był art. 8 (1) (b) Rozporządzenia No 207/2009, tj. występowanie w sprawie ryzyka wprowadzenia w błąd. Oba znaki zarejestrowane były dla tych samych towarów z klasy 25 (ubrania, obuwie, nakrycia głowy).

Wydział Unieważnień EUIPO oddalił wniosek uprawnionego do znaku (Entertainment One UK Ltd). Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i znak TOBBIA został unieważniony w całości. Sąd utrzymał decyzję w mocy. Potwierdził, że do stwierdzenia podobieństwa znaków wystarczy graficzne podobieństwo kształtu i poszczególnych elementów głów świnek. Ewidentne różnice, takie jak inny korpus i kończyny, kolorystyka, inna pozycja figurek nie eliminują tego podobieństwa. Sąd przypomniał zasadę, że przeciętny konsument nie analizuje poszczególnych elementów znaku, lecz postrzega je jako całość.

Co więcej, Sąd podzielił stanowisko Izby Odwoławczej w zakresie podobieństwa elementów słownych TOBBIA i Peppa Pig. Uznał, że podobieństwo jest wynikiem zastosowania w obu znakach zbitki liter BB i  PP oraz ostatniej litery A. Potwierdził też podobieństwo koncepcyjne, gdyż oba znaki przywołują na myśl świnkę, a elementy słowne TOBBIA i Peppa uznane będą przez przeciętnego klienta za imiona. Uprawniony do znaku TOBBIA twierdził, że rysunek przedstawia tapira a nie świnkę, choć akurat ten argument z pewnością nie miał znaczenia w sprawie.

Oceniając ryzyko konfuzji, Sąd uznał, że w przypadku towarów z klasy 25 (ubrania, nakrycia głowy, obuwie) w globalnej ocenie znaczenie ma przede wszystkim postrzeganie wizualne znaków. Skoro zaś znaki są podobne, a towary objęte rejestracjami identyczne, w sprawie zachodzi ryzyko konfuzji.

Wyrok można uznać bardziej za słusznościowy niż znajdujący poparcia w wykładni  art. 8 (1) (b) Rozporządzenia Nr 207/2009 i wydanego na jego podstawie orzecznictwa. Z pewnością znak TOBBIA budzi jednoznaczne skojarzenia z wizerunkiem świnki Peppy. Choć w znowelizowanym Rozporządzeniu pozostawiono przesłankę ryzyka skojarzeń między znakami, od dawna jest przesądzone że same skojarzenia nie wystarczą do stwierdzenia ryzyka konfuzji (por. m.in. Marca Mode CV v. Adidas A.G., Adidas Benelux BV, sygn. C-425/98). Z pewnością świnka Peppa jest również znaną postacią z filmów dla dzieci, jednak nie jest to równoznaczne z podwyższoną dystynktywnością samego znaku towarowego Peppa Pog EUTM 010186261, czy też jego renomą. Zresztą w sprawie nie brano pod uwagę argumentu podwyższonej dystynktywności i renomy znaku. Być może uprawniony do znaku Peppa Pig jest uprawniony do szeregu innych znaków z tej samej rodziny, co stanowiłoby kolejny argument przemawiający za stwierdzeniem istnienia ryzyka konfuzji w sprawie przy niskim podobieństwie znaków. Ten argument również nie był jednak w sprawie podniesiony.

Wyrok nie byłby kontrowersyjny, gdyby rozstrzygnięcie wydane zostało na podstawie art. 8 (5)  Rozporządzenia Nr 207/2009. Wydaje się, że ryzyko skojarzeń pomiędzy znakami  jest ewidentne, jak również możliwość czerpania przez uprawnionego do znaku TOBBIA nienależnych korzyści, czy wywoływania innych uszczerbków w renomie znaku. Jednakże, wydaje się, że stosunkowo niski stopień podobieństwa oznaczeń, nawet przy identyczności towarów, bez uwzględnienia innych kryteriów wszechstronnej oceny ryzyka konfuzji nie powinien był wystarczyć do unieważnienia znaku TOBBIA.

Omawiana sprawa doskonale ilustruje jak trudna i subiektywna jest ocena podobieństwa znaków, szczególnie znaków graficznych. Ilustruje to choćby fakt, że wyrok spotkał się z aprobatą innych komentatorów (por.  http://ipkitten.blogspot.com/2019/04/do-tapirs-look-like-pigs-peppa-pig-eutm.html). Stwierdzono, m.in., że sprawa dowodzi, że w przypadku niektórych znaków to elementy graficzne, a nie słowne zdecydują o istnieniu konfuzji.