(Wyrok z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt C‑705/17, Hansson)

TSUE odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie o skutek prawny wyłączeń spod ochrony elementów znaków nieposiadających zdolności odróżniającej (tzw. disclaimers), przesądził, że nie wpływają one na zakres ochrony przyznanej znakowi towarowemu. Rozstrzygnięcie TSUE dotyczyło jedynie oceny  ryzyka konfuzji (art. art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95), wydaje się jednak, że można formułować powyższy ogólny wniosek.

W sprawie zadano trzy szczegółowe pytania, które można streścić w następujący sposób:

1. Czy element znaku towarowego, który został wyraźnie wyłączony z zakresu ochrony przy jego rejestracji, może mieć znaczenie dla całościowej oceny wszystkich istotnych czynników, której trzeba dokonać przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd?
2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie nr 1 jest twierdząca, czy takie zastrzeżenie oznacza, że w całościowej ocenie ryzyka konfuzji należy uznać, że objęty nim element jest nieodróżniający, nawet jeśli ma dominujący charakter w znaku towarowym?
3. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie nr 2 jest przecząca, czy oświadczeniu o zrzeczeniu się wyłączności należy przyznać jakąś rolę w ocenie ryzyka konfuzji.

Dyrektywa 2008/95 nie przewidywała możliwości złożenia zastrzeżenia. Jednak państwom członkowskim przyznana jest swoboda w kształtowaniu przepisów proceduralnych, m.in. w postępowaniu o rejestrację znaku i prawo szwedzkie dopuszczało składanie takich zastrzeżeń. Dla przypomnienia obecnie ani Dyrektywa 2015/2436  ani Rozporządzenie 2017/1001 nie przewidują składania tzw. disclaimers.

W omawianej sprawie powyższe zastrzeżenie dotyczyło słów odnoszących się do nazwy regionu w Szwecji – Roslagh i słowa Punsch, tj. po szwedzku  poncz (jeden z towarów objętych rejestracją). Zrzeczenie się wyłączności w ich zakresie w oparciu o przepisy obowiązujące w dacie zgłoszenia było konieczne do uzyskania ochrony. Znakiem późniejszym, któremu przeciwstawiono ww. znak, był znak ROSLAGSÖL. Od zgłaszającego znak późniejszy nie wymagano złożenie tzw. disclaimer, gdyż po wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee (sygn. akt C‑108/97 i C‑109/97) zmieniła się praktyka Urzędu Patentowego odnosząca się do elementów geograficznych. Oba znaki zarejestrowano dla napojów bezalkoholowych w klasie 32. Znak wcześniejszy był znakiem słowno-graficznym, a późniejszy znakiem słownym.

Poszczególne organy zajmujące się sprawą dochodziły do różnych wniosków. W końcu sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, który zastanawiał się, czy możliwość złożenia tzw. disclaimer należy traktować jako przepis  proceduralny, skoro powoduje on zmianę kryteriów oceny ryzyka konfuzji, tj. w zakresie objętym harmonizacją prawa w państwach członkowskich. W konsekwencji sąd ten skierował ww. pytania prejudycjalne do TSUE.

TSUE przeprowadził szczegółową analizę zagadnienia w kontekście poszczególnych kryteriów całościowej oceny ryzyka konfuzji. Podkreślił również, że ochrona zarejestrowanego krajowego znaku towarowego przed prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd ma być zapewniona według tych samych kryteriów i jednolicie we wszystkich państwach członkowskich. Z tego względu rozstrzygnął, że art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego przewidującemu możliwość złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, którego skutkiem jest wyłączenie elementu złożonego znaku towarowego objętego tym oświadczeniem z oceny istotnych czynników pozwalających stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu lub przyznanie temu elementowi, w sposób z góry przesądzający, mniejszej wagi w ramach tej oceny.

De facto powyższe rozstrzygnięcie oznacza to, że tzw. disclaimer nie wpływa na ocenę ryzyka konfuzji, a co za tym idzie na zakres prawa do znaku. Wątpliwe wydaje się też traktowanie  zastrzeżenia jako kwestii proceduralnej, skoro wpływa na zakres prawa do znaku. TSUE nie sformułował jednak takich ogólnych wniosków. Potwierdził zaś możliwość stosowania  tzw. disclaimers w porządkach krajowych.

Omawiany wyrok jest ciekawy nie tylko ze względu na rozstrzygnięcie, że zastrzeżenia o wyłączeniu ochrony nie wpływają na zakres prawa do znaku wyznaczony przesłankami poszczególnych rodzajów naruszenia prawa do znaku. Ilustruje również jak trudna jest ocena wpływu opisowego elementu znaku towarowego na ogólne wrażenie wywoływane przez znak, a w konsekwencji na istnienie bądź nie ryzyka konfuzji. Wydaje się ona znacznie trudniejsza niż w przypadku oceny zdolności odróżniającej znaku na etapie jego rejestracji, kiedy ocena ta jest dokonywana w sposób abstrakcyjny.

W omawianej sprawie słowo Roslags zawarte we wcześniejszym znaku towarowym można uznać za element dominujący. Niemniej jednak jest to nazwa geograficzna. Znak ROSLAGSÖL zawiera zaś identyczny element Roslags. Jednak, jeśli słowo ma charakter fantazyjny, trudno mówić o konfuzji między znakami. Jeśli jednak, słowo ROSLAGSÖL jest w jakimś stopniu opisowe, być może należy stwierdzić konfuzję.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, elementy opisowe lub o niskim stopniu zdolności odróżniającej nie wpływają na ogólne wrażenie wywoływane przez znak. Takie kryterium oceny tylko na pozór jest proste i łatwe w stosowaniu. W konkretnym przypadku ocena najczęściej nie jest oczywista. Tego samego dnia, w którym TSUE wydał wyrok Hansson, Sąd (General Court) wydał orzeczenie dotyczące kolizji między znakami przedstawionymi w tabeli poniżej (wyrok z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt T‑583/17, EOS).

Sąd uznał, że między znakami nie zachodzi ryzyko konfuzji ze względu na odmienność elementów graficznych, kolorystyki oraz obecność opisowego słowa FINANCE. Sąd stwierdził, że słowo FINANCE, którego charakter jest wyłącznie opisowy w stosunku do usług objętych zgłoszonym znakiem, nie może być pominięte w całościowej ocenie ryzyka konfuzji, gdyż z pewnością element ten zostanie zauważony przez odbiorców ze względu na swoją wielkość i umiejscowienie w znaku. Z pewnością porównanie samych słów EOS v. IOS mogło zdecydować o innym wyniku sprawy.

Oba powyższe orzeczenia ilustrują, że kwestie dotyczące znaków z elementem deskryptywnym stanowią obecnie jeden z głównych tematów podejmowanych w orzecznictwie wspólnotowym.