W marcu b.r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał istotne orzeczenie w trybie prejudycjalnym z zakresu prawa znaków towarowych. Potwierdza ono konieczność respektowania zasad prawa unijnego przed regułami prawa krajowego, również w zakresie ciężaru dowodu. Sprawa dotyczyła wykazania nieużywania znaku towarowego przez pięć kolejnych lat, co w następstwie prowadzi do jego wygaśnięcia.

Wyrok TSUE z dnia 10 marca 2022 r., Sprawa C 183/21

Wniosek o orzeczenie prejudycjalne został złożony w ramach sporu między Maxxus Group GmbH & Co. KG (Maxxus Group) a Globus Holding GmbH & Co. KG (Globus Holding) w przedmiocie wygaśnięcia praw Globus Holding odnoszących się do dwóch znaków towarowych zarejestrowanych w Niemczech.

Globus Holding jest uprawnionym do słownego znaku towarowego MAXUS. Znak ten został zarejestrowany w lipcu 1996 r. w niemieckim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych dla towarów z klas 1–9 i 11–34. Firma jest także uprawnionym do graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego w tym samym roku i w tym samych klasach, przedstawionego poniżej.

W listopadzie 2019 r. Maxxus Group wniosła powództwo do niemieckiego sądu krajowego w Saarbrücken, zmierzające do stwierdzenia wygaśnięcia, z powodu nieużywania, przysługujących Globus Holding praw dotyczących znaków towarowych.

Spółka Maxxus Group podnosiła, że w ciągu ostatnich pięciu lat Globus Holding nie używał tych znaków towarowych w sposób umożliwiający zachowanie przysługujących mu do tych znaków praw. Na poparcie swoich twierdzeń przedstawiła nawet ustalenia zebrane przez zatrudnioną przez siebie agencję detektywistyczną. Globus Holding stanowczo zaprzeczał tym ustaleniom.

Zgodnie z prawem unijnym, na podmiocie wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towary nie ciąży obowiązek wykazania nieużywania.  W prawie niemieckim do strony powodowej należy przedstawienie w sposób uzasadniony dowodów mających na celu wykazanie nieużywania znaku towarowego. Z tego względu strona ta powinna przeprowadzić, za pomocą własnych środków, dochodzenie pozwalające ustalić, czy właściciel używał danego znaku towarowego w sposób zapewniający utrzymanie swoich praw.

Niemiecki Sąd krajowy zauważył, że w świetle orzecznictwa TSUE (wyrok w sprawie Ferrari C 720/18 i C 721/18), nie można już obronić prawidłowości takich rozwiązań w prawie niemieckim. Bowiem zgodnie z unijną wykładnią art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/95 ciężar dowodu na okoliczność, że znak towarowy był „rzeczywiście używany”, spoczywa na uprawnionym do tego znaku towarowego.

W tych okolicznościach Landgericht Saarbrücken zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym, czy przepisy krajowego prawa procesowego zgodne są z prawem Unii.

Trybunał orzekł przede wszystkim, że:

• Wyżej wymienione przepisy proceduralne prawa krajowego wykraczają poza zwykły obowiązek przedstawienia okoliczności faktycznych.

• Zgodnie z unijnym orzecznictwem ciężar dowodu używania lub nieużywania rozpatrywanego znaku towarowego spoczywa wyłącznie na uprawnionym do tego znaku towarowego. W związku z tym, zasada prawa krajowego, według której strona powodowa ma obowiązek potwierdzenia, że przed złożeniem wniosku dokonywała ona analiz rynku i że nie była ona w stanie wykazać, iż rozpatrywany znak towarowy był rzeczywiście używany, stoi z nim w sprzeczności.

Trybunał Sprawiedliwości odniósł się także do argumentów sądu odsyłającego, dotyczących możliwości wystąpienia ryzyka, że postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku z powodu nieużywania znaku towarowego będą wszczynane wyłącznie w celu ujawnienia tajemnic handlowych właściciela tego znaku towarowego. TSUE wskazało, że z orzecznictwa Trybunału wynika, że dowody rzeczywistego używania znaku towarowego muszą dotyczyć używania tego samego znaku towarowego na rynku, które jako takie nie wchodzi w zakres tajemnicy handlowej.

Tym samym, odpowiadając na zadane pytanie TSUE stwierdził, że art. 19 dyrektywy 2015/2436 stoi na przeszkodzie przepisowi proceduralnemu państwa członkowskiego, który w postępowaniu w sprawie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku z powodu nieużywania znaku towarowego nakłada na stronę powodową obowiązek przeprowadzenia analizy rynku dotyczącej ewentualnego używania tego znaku towarowego przez podmiot do niego uprawniony i przedstawienia w tym zakresie, w miarę możliwości, uzasadnionej argumentacji na poparcie tego wniosku.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stanowi wyraźne potwierdzenie, że odwrócenie ciężaru dowodu w przypadku odmiennych regulacji krajowych nie jest możliwe.

W polskim porządku prawnym ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 169, pkt 6 wskazuje, że ,,w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego”. Tym samym polskie prawo jest zgodne z unijnymi regulacjami.