Przezroczyste opakowanie Tic Tac to w Polsce jedno z najlepiej rozpoznawalnych opakowań słodyczy wśród małych i dorosłych konsumentów. Pomimo tego Urząd Patentowy RP 23 lutego 2023 r. uznał, że nie posiada ono zdolności odróżniającej i unieważnił dwa znaki towarowe spółki Ferrero S.p.A. Decyzja nie jest prawomocna i może zostać zaskarżona.

W Polsce, dla towarów w klasie 30, w szczególności cukierków, chronione są dwa niżej przedstawione znaki przestrzenne spółki Ferrero S.p.A. z siedzibą we Włoszech: IR. 1368175 oraz R.246102

IR.1368175	R.246102

Spółka Ferrero już raz przegrała spór z Urzędem Patentowym RP, kiedy ubiegała się o uznanie w Polsce na jej rzecz skutków międzynarodowej rejestracji znaku przestrzennego IR.405177

IR.405177

Wówczas Urząd Patentowy odmówił uznania skutków rejestracji znaku na terytorium RP, zaś rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 listopada 2006 r., sygn. VI SA/Wa 693/06. WSA wskazał, że od momentu uzyskania przez spółkę Ferrero międzynarodowej ochrony do dnia wyznaczenia Polski upłynęło 15 lat, zaś w tym czasie na rynku pojawił się szereg drażetek korzystających z identycznych opakowań. Tym samym znak spółki Ferrero, choć w chwili uzyskania międzynarodowej ochrony posiadał zdolność odróżniającą, utracił ją po upływie 15 lat i nie mógł zostać objęty ochroną na terytorium Polski.

Na polskim rynku rzeczywiście występują drażetki podobne do kultowych drażetek TicTac, np. przedstawione poniżej:

To producent jednych z wyżej wskazanych drażetek MikMaki, spółka BMB Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu wystąpił z wnioskiem o unieważnienie dwóch ww. znaków IR.1368175 R.246102 (sygn. Sp.9.2020 oraz Sp.10.2020).

Wnioskodawca zarzucił kwestionowanym znakom, że:

• ich kształt warunkowany jest wyłącznie pełnioną funkcją
• nie posiadają zdolności odróżniającej oraz
• zostały zgłoszone w złej wierze.

W decyzji z 23 lutego 2023 r. Urząd Patentowy stwierdził, że oba sporne znaki przedstawiają jedynie zwykły pojemnik o kształcie powszechnie spotykanym i funkcjonalnym odnośnie do cukierków, pozbawionym innych elementów wyróżniających i w związku z tym, nie nadaje się do odróżnienia towarów zgłaszającego od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Oba znaki przedstawiają prostopadłościenny pojemnik charakteryzujący się właściwym dla jego funkcji kształtem, co jest wykorzystywane przez innych producentów. Kolegium uznało, że takie znaki nie są w stanie wytworzyć i utrwalić u konsumenta skojarzenia co do pochodzenia towaru od jednego i tego samego przedsiębiorcy; nie posiadają zatem dostatecznych znamion odróżniających.

Urząd Patentowy uznał, że uprawniony nie wykazał nabycia przez sporne znaki wtórnej zdolności odróżniającej. Zdaniem Urzędu, przedstawione dowody potwierdziły jedynie, że odbiorcy znają markę Tic Tac, a nie samo opakowanie i w związku z tym nie kojarzą go ze źródłem pochodzenia towaru.

Warto przypomnieć, że niedawno to spółka BMB przegrała spór ze spółką Ferrero. W sprawie zakończonej wyrokiem TSUE z 6 marca 2019 r., sygn. C-693/17 P, Trybunał oddalił odwołanie spółki BMB od decyzji unieważniającej zarejestrowany na jej rzecz wzór wspólnotowy RCD 826680-0001 ze względu na naruszenie praw przysługujących spółce Ferrero, w szczególności prawa do wskazanego wyżej znaku towarowego IR.405177.

RCD 000826680-0001	IR.405177