AKTUALNOŚCI

Bezwzględne przeszkody rejestracji dla trzech pasków adidasa

Cze 24, 2019

(Wyrok Sądu z 19 czerwca 2019 r., sygn. akt T‑307/17)

W ostatnim tygodniu wydany został wyrok w sprawie jednego z najbardziej znanych znaków towarowych w branży sportowej. Wydaje się, że znak trzech równoległych pasów znany jest niemal każdemu odbiorcy bez względu na wiek i zainteresowanie. Pomimo tego wcześniej EUIPO a teraz Sąd stwierdzili, że znak powinien zostać unieważniony, gdyż nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej, a wtórna zdolność odróżniająca nie została udowodniona przez uprawnionego do znaku adidas AG. Sprawa  zapewne trafi do TSUE, zatem losy znaku prawdopodobnie nie zostały jeszcze przesądzone. Wyrok dotyczy znaku EUTM 12442166, przedstawionego poniżej.

Znak został zarejestrowany, ale Shoe Branding Europe BVBA wystąpił z wnioskiem o jego unieważnienie ze względu na brak zdolności odróżniającej (art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Wydział Unieważnień unieważnił znak, a Izba Odwoławcza utrzymała decyzję w mocy. Adidas AG argumentował, że znak nabył wtórną zdolność odróżniającą w wyniku jego używania. Organy orzekające uznały jednak, że Adidas AG nie przedstawił na to stosownych dowodów.

W sprawie istotne było, że znak zarejestrowany był szerzej niż wskazywał na to jego wizerunek. Z opisu znaku wynikało, że znak składa się z trzech równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt w dowolnym kierunku [podkreślenie ZGLEGAL).  W sprawie pojawiło się zatem pytanie o przedmiot ochrony. Adidas AG i organy orzekające miały inne zdanie na ten temat. Uprawniony twierdził, że jest nim wzór zakładający, m.in. powtarzalność elementów, co oznacza np. że nie ma znaczenia, jakiej długości paski zostały nałożone na towar. Organy orzekające uznały znak za graficzny, którego przedmiotem jest wizerunek znaku taki jak w zgłoszeniu, tj. m.in. w takich proporcjach jak na powyższym zdjęciu w formie prostokąta, a nie pasów o dowolnej długości.

Najbardziej interesującym teoretycznym zagadnieniem poruszonym w wyroku była kwestia wykładni pojęcia używania znaku w rozumieniu art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, tj. używania prowadzącego do nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Adidas AG uważał, że termin należy interpretować w ten sam sposób co pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (obecnie art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001), które obejmuje w niektórych przypadkach używanie tego znaku w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak został zarejestrowany. EUIPO i Shoe Branding Europe BVBA uważały, że pojęcie używania z art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 jest węższe od pojęcia rzeczywistego używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia. Według nich w celu wykazania, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający właściciel znaku towarowego może jedynie powołać się na używanie znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany. Sąd poparł stanowisko Adidas AG i stwierdził, że wymogi obowiązujące w zakresie oceny rzeczywistego używania znaku towarowego są analogiczne do tych dotyczących uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w następstwie używania do celów jego rejestracji (pkt 58 wyroku). Należy zauważyć, że rozstrzygnięcie różni się w tym zakresie od wytycznych EUIPO, gdzie stwierdzono, że okoliczność używania ocenia się odmiennie w tych dwóch sytuacjach (por. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_14/TC/part_B_examination_section_4_chapter_14_Acquired_distinctiveness_tc_en.pdf)

Wydaje się, że Sąd nie był jednak konsekwentny w zastosowaniu powyższej wykładni. Adidas AG przedstawił różne przykłady użycia znaku, które przynajmniej w większości można byłoby uznać za odpowiadające przedmiotowi ochrony znaku EUTM 12442166. W decyzjach organu i Sądu podniesiono wiele argumentów przemawiających za uznaniem, że przedstawione przykłady używania nie odpowiadają znakowi EUTM 12442166. Wydaje się jednak, że głównym argumentem była kolorystyka znaku. Z wyroku wynika, że większość przykładów użycia to trzy białe a nie czarne równoległe pasy. Na ocenę wpłynął też fakt, że znak będący przedmiotem unieważnienia uznano za cechujący się skrajną prostotą, co ma decydować o tym, że nawet niewielka modyfikacja może skutkować znaczącą zmianą cech znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany.

Odnośnie do dowodów na nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej kwestię tę można uznać za najbardziej subiektywną, a także niepoddaną wystarczającej analizie w dotychczasowym orzecznictwie. Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że trudność po stronie uprawnionego polega przede wszystkim na przedstawieniu dowodów sprzed zgłoszenia znaku (ewentualnie po jego rejestracji). Takie dowody rzadko są gromadzone przez uprawnionych do znaku choćby ze względu na niemożliwość przewidzenia, że w przyszłości będą one potrzebne. Druga trudność to kwestia, jakie dowody zostaną uznane za wystarczające przez organ dokonujący oceny. Ostatnio można obserwować trend, że organy wymagają dowodów bezpośrednich, którymi najczęściej są raporty z badań rynkowych. Niestety, kiedy są one składane w sprawie, najczęściej organ stawia zarzuty, które osłabiają wartość dowodową raportów. Ponadto w sprawach dotyczących znaków unijnych, konieczne jest wykazanie zdolności odróżniającej wszędzie tam, gdzie organ uzna, że znak jej nie posiada. W przypadku znaków graficznych najczęściej są to wszystkie państwa członkowskie. W omawianej sprawie uprawniony do znaku napotkał wiele trudności związanych z obowiązkiem wykazania wtórnej zdolności odróżniającej. W konsekwencji Sąd potwierdził, że w sprawie nie wykazano wtórnej zdolności odróżniającej.

Omawiana sprawa ilustruje obecny trend związany z surową oceną zdolności odróżniającej znaku i trudnością wykazania wtórnej zdolności odróżniającej. Z pewnością można sformułować postulat, aby w orzecznictwie zostały wypracowane bardziej precyzyjne kryteria oceny, również w zakresie dowodów takich jak raporty badań rynkowych, co doprowadzi do większej przewidywalności ochrony przyznanej znakom towarowym w kontekście bezwzględnych przeszkód rejestracji. W omawianej sprawie przeszkody rejestracji okazały się bezwzględne w dosłownym sensie tego terminu, jako że ochrony pozbawione zostało jedno z najbardziej rozpoznawalnych oznaczeń (przynajmniej w Polsce) – trzy równoległe pasy. 

Niezależnie od powyższego sprawa zwraca uwagę jak ważne są decyzje zgłaszających znaki na etapie wyboru oznaczenia. Często nie analizuje się, czy wybrane oznaczenie może napotkać na przeszkody na etapie zgłoszenia, lub później w ewentualnej konfrontacji z wnioskiem na unieważnienie, w jakiej formie znak będzie używany na towarze, czy warto zarejestrować różne warianty oznaczenia, oraz jaki będzie zakres ochrony przyznany w sporze o naruszenie znaku. Odnośnie do przedmiotu ochrony z aprobatą należy przyjąć rezygnację z wymogu graficznej przedstawialności znaku na rzecz wymogu możliwości przedstawienia znaku w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Obecnie w postępowaniu istotne jest wskazanie rodzaju znaku, tj. np. czy znak jest znakiem graficznym, trójwymiarowym, czy też wzorem/deseniem, co będzie bezpośrednio wpływać na zakres ochrony, co zresztą ilustruje omawiana znaku. Wydaje się, że po nowelizacji przepisów dotyczących znaków towarowych, przedmiot ochrony będzie ustalony bardziej precyzyjnie niż dotychczas już na etapie zgłoszenia znaku.

Zobacz też:

Kiedy dowód jest spóźniony?

Postępowania z zakresu prawa własności intelektualnej posiadają swoją specyfikę, szczególnie w zakresie dowodowym.

Korzystny wyrok – utracone korzyści

Miło nam poinformować, iż w jednej z prowadzonych przez nas spraw uzyskaliśmy prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego, w którym zasądzono na rzecz naszego klienta blisko 300.000 zł.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur w Warszawie i Gdańsku

Żuraw Gierszewski sp. j.

KRS: 0000780847 NIP: 5833349752 REGON: 38304957000000

office@zglegal.pl

Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 37A/1,

80-803 Gdańsk
tel. +48 (58) 526 55 44
fax +48 (58) 526 55 99

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372
fax +48 (58) 526 55 99

Formularz kontaktowy

14 + 8 =