Flegamina, występująca w postaci syropu jak i tabletek, jest powszechnie znanym w Polsce lekiem, przeznaczonym do zwalczania infekcji górnych dróg oddechowych. Reklamy tego wyrobu farmaceutycznego od wielu lat są w prasie czy telewizji. Zaskoczenia nie powinna zatem budzić najnowsza decyzja Urzędu Patentowego RP, w której stwierdzono m.in. że znak towarowy FLEGAMINA (R.056103) posiada renomowany charakter. Za rozwiązanie stosunkowo precedensowe w polskim orzecznictwie należy zaś uznać unieważnienie znaku FLEGAMAX (R.278762) ze względu na naruszenie praw do znaku renomowanego a nie istnienie ryzyka konfuzji pomimo tego, że towary objęte kolizyjnymi oznaczeniami były identyczne. Decyzja nie jest prawomocna. Uzasadnienie rozstrzygnięcia znane jest nam na razie jedynie z ustnych motywów przedstawionych przez UPRP.

Decyzja o unieważnieniu

Decyzją z 27 lutego 2024 r. (Sp. 156.2019) Kolegium Urzędu Patentowego unieważniło prawo ochronne na znak towarowy FLEGAMAX (R.278762) należące do Swiss Pharma International AG z siedzibą w Szwajcarii. Znak został zgłoszony 7 listopada 2014 r., a następnie zarejestrowany w klasie 5 dla następujących towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.

Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego wystąpiła Teva Operations Poland sp. z o.o., której przysługuje prawo ochronne na znak towarowy FLEGAMINA (R.056103) zgłoszony
10 listopada 1977 r. i zarejestrowany w klasie 5 dla preparatów farmaceutycznych.  Wnioskodawca podniósł zarzut ryzyka konfuzji (art. 132¹ ust. 1 pkt 3 pwp), naruszenia praw do znaku renomowanego (art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp) oraz zarzut, że znak wprowadza odbiorców w błąd (tzw. znak mylący – art. 129¹ ust. 1 pkt 12 pwp).

Naruszenie praw do znaku renomowanego

Ostatecznie prawo ochronne na znak towarowy FLEGAMAX zostało unieważnione na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 132¹ ust. 1 pkt 4) tj. z uwagi na naruszenie praw do znaku renomowanego. Zdaniem Kolegium wnioskodawca udowodnił renomowany charakter znaku FLEGAMINA.

Kluczowe znaczenie miał raport przedstawiony przez wnioskodawcę, z którego wynikało, że połowa respondentów traktowała FLEGAMAX jako wzmocnioną dawkę leku FLEGAMINA. Nie ulegało zatem wątpliwościom, że przy identyczności towarów, zachodzi możliwość uzyskania przez uprawnionego ze spornego znaku nienależnych korzyści. Jak podkreślił Urząd Patentowy, towary oznaczone znakiem FLEGAMAX będą przyciągały uwagę odbiorców poprzez element FLEGAM, który stanowi początek renomowanego znaku FLEGAMINA.

Od decyzji Urzędu Patentowego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Komentarz

Dokonując analizy kolizyjnych znaków stwierdzono podobieństwo (wynikające z posiadania 6 identycznych liter FLEGAM w początkowej części znaku), które stanowi konieczny warunek naruszenia praw do znaku renomowanego. Niemniej jednak, w przypadku naruszenia praw do znaku renomowanego stopień wymaganego podobieństwa będzie niższy niż w przypadku zwykłego ryzyka konfuzji. W orzecznictwie przyjmuje się, że do naruszenia praw do znaku renomowanego wystarczające będzie nawet podobieństwo w stopniu niskim (zob. Wyrok Sądu z 28 października 2010 r. w sprawie T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika). Nie jest to jednak oczywiste, bowiem należy pamiętać o odmiennym orzecznictwie, m.in. o wyroku TS z 7 maja 2009 r. w sprawie T-185/07, CK CREACIONES KENNYA pkt 55 – w którym Trybunał wskazał, że w odniesieniu do naruszenia praw do znaku renomowanego, dokonuje się takiej samej oceny stopnia podobieństwa oznaczeń jak w przypadku badania ryzyka konfuzji.  

Sprawa dotycząca naruszenia praw do znaku renomowanego FLEGAMINA została ostatecznie rozstrzygnięta na podstawie art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp tj. z uwagi na naruszenie praw do znaku renomowanego. Mimo identyczności towarów dla których były zarejestrowane oba oznaczenia, Kolegium nie zdecydowało się na unieważnienie prawa ochronnego na podstawie zarzucanego przez wnioskodawcę ryzyka konfuzji. Powodem takiej decyzji mogło być zbyt niskie podobieństwo między porównywanymi znakami. Decyzja Urzędu Patentowego jest wyjątkowo ciekawa, w szczególności iż naruszenie praw do znaku renomowanego rzadko stanowi podstawę unieważnienia.