Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie KP przeciwko TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21) dotyczącej możliwości unieważnienia znak towarowego w drodze roszczenia wzajemnego, w przypadku wycofania powództwa głównego o naruszenie. TSUE orzekł, że sądy właściwe w sprawach unijnych znaków towarowych są nadal uprawnione do rozpatrywania roszczeń wzajemnych z tytułu unieważnienia znaku towarowego, nawet jeśli główne powództwo o naruszenie zostało cofnięte.

(wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 października 2022 r. w sprawie C‑256/21)

Stan faktyczny sprawy

KP to właściciel unijnego znaku towarowego Apfelzügle dla usług z klas 35, 41 i 43. Słowo „apfelzügle” oznacza w języku niemieckim specjalny pojazd do zbierania jabłek, składający się z kilku przyczep ciągniętych przez traktor.

TV, prowadzący gospodarstwo sadownicze, oraz gmina Bodman-Ludwigshafen opublikowały materiały promocyjne dotyczące aktywności obejmującej zbiór i degustację jabłek w ramach przejażdżki na Apfelzügle.

KP wniosła przeciwko nim powództwo o naruszenie znaku przed sądem w Monachium. Pozwane strony zareagowały wniesieniem roszczenia wzajemnego o unieważnienie spornego znaku. Na rozprawie przed sądem krajowym w Monachium KP cofnęła powództwo o naruszenie znaku towarowego, ale pozwani podtrzymali roszczenia wzajemne o unieważnienie tego znaku.

Sąd w Monachium uznał roszczenia wzajemne za dopuszczalne i unieważnił znak dla usług z klasy 41, oddalając roszczenia dla kas 35 i 43. Orzeczenie to zostało następnie zaskarżone przez gminę Bodman-Ludwigshafen do wyższego sądu krajowego w Monachium w celu uzyskania unieważnienia spornego znaku towarowego w odniesieniu do usług w pozostałych klasach.

Pytanie prejudycjalne

Wyższy sąd krajowy w Monachium zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycialnym, czy rozporządzenie 2017/1001, w szczególności art. 124 lit. a) i d) oraz art. 128, zapewnia sądom orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych właściwość do rozpoznania roszczenia wzajemnego o unieważnienie, pomimo wycofania głównego powództwa o naruszenie.

Sąd odsyłający zauważył w szczególności, że rejestracja unijnego znaku towarowego stanowi akt organu Unii Europejskiej i że sądy krajowe nie są właściwe do stwierdzenia nieważności takich aktów, z wyjątkiem wyraźnie przewidzianym, takim jak wniesienie powództwa wzajemnego.

Rozstrzygnięcie TSUE

Odpowiadając na pytanie prejudycjalne TSUE stwierdził, że po pierwsze roszczenie wzajemne staje się niezależne od żądania głównego i istnieje nadal w przypadku cofnięcia powództwa głównego. Jest odrębnym żądaniem, choć zostało podniesione w postępowaniu zainicjowanym innym środkiem prawnym. Odróżnia się je zatem od zwykłego środka obrony. Po drugie TSUE zauważył, że zarówno EUIPO, jak i sądy orzekające w sprawach unijnych znaków towarowych są właściwe do kontroli ważności unijnych znaków towarowych. Gdyby właściciel unijnego znaku towarowego mógł pozbawić sąd właściwy do orzekania w sprawach unijnych oznaczeń możliwości orzekania w sprawie roszczenia wzajemnego o unieważnienie wyłącznie poprzez wycofanie powództwa o naruszenie, zakres jurysdykcji przyznanej sądom zostałby w rzeczywistości pominięty. Po trzecie, sąd w sprawach unijnych znaków towarowych musi mieć możliwość orzekania w przedmiocie roszczenia wzajemnego o unieważnienie znaku, wysuniętego przez pozwanego w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia, mimo cofnięcia powództwa głównego. Jest to konieczne aby osiągnąć cel, jakim jest uniknięcie zbędnych postępowań, które wiążą się z ryzykiem wydania sprzecznych orzeczeń. Rozwiązanie alternatywne, czyli zmuszenie strony do wszczęcia postępowania przed EUIPO w przypadku cofnięcia powództwa byłoby według TSUE sprzeczne z zasadą ekonomii procesowej.

Komentarz

TSUE udzielając pozytywnej odpowiedzi na pytanie sądu odsyłającego podkreślił znaczenie utrzymania przez sądy krajowe jurysdykcji w zakresie rozpatrywania roszczenia wzajemnego niezależnie od powództwa głównego. TSUE potwierdził, że samo cofnięcie pozwu o naruszenie znaku nie uchroni jego właściciela przed rozpatrywaniem roszczenia wzajemnego o unieważnienie jego znaku towarowego. Dla wielu właścicieli praw taka zasada procesowa może mieć istotny wpływ wybór strategii procesowej w zakresie zwalczania naruszeń.