1. Stan faktyczny

CeramTec GmbH jest uprawnioną z dwóch unijnych znaków towarowych przedstawiających różowe ceramiczne komponenty medyczne wykorzystywane w szczególności w implantach biodrowych lub kolanowych oraz z unijnego znaku towarowego będącego kolorem różowym (pantone 677C).

(EUTM 010214112, EUTM 010214179 oraz EUTM 010214195).

Zostały one zgłoszone w 2011 r., tj. w okresie, gdy wygasł pierwotny patent dotyczący technologii barwienia ww. komponentów. Odcień różowy był jedynie ubocznym efektem spowodowanym dodatkiem tlenku chromu, który — zdaniem CeramTec — pełnił istotną funkcję techniczną, gwarantując zwiększoną twardość i wytrzymałość elementów. Uprawniona po wygaśnięciu patentu i zgłoszeniu znaków towarowych odkryła jednak, iż tlenek chromu, w rzeczywistości nie miał żadnego skutku technicznego.

Będąc w sporze z CeramTec spółka Coorstek Bioceramics LLC złożyła powództwo wzajemne o unieważnienie ww. znaków, podnosząc zarzut złej wiary. Wskazała, że celem CeramTec w dacie zgłoszenia spornych znaków było nie tyle uniemożliwienie konkurentom dalszego używania różowego koloru, co uniemożliwienie konkurentom wykorzystania tlenku chromu w odpowiedniej proporcji, która miała skutkować zwiększoną wytrzymałością implantów.

2. Problem prawny

Francuski Sąd Apelacyjny unieważnił ww. znaki towarowe stwierdzając, że uprawniony zamierzał uzyskać prawo wyłączne w celach innych niż cele związane z funkcją znaku towarowego. CeramTec, był przekonany o technicznym charakterze barwnika, a zgłoszenie miało na celu utrzymanie wyłączności rynkowej mimo wygaśnięcia ochrony patentowej. Uprawniona wniosła skargę kasacyjną.

Sąd odsyłający zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy przesłanki unieważnienia znaku towarowego z powodu jego wyłącznie technicznego charakteru oraz z powodu działania w złej wierze mają charakter autonomiczny, czy też wzajemnie się wykluczają. Sąd odsyłający dąży również do ustalenia w jaki sposób i na jakiej podstawie należy oceniać złą wiarę zgłaszającego, tj. czy wystarczy wykazać subiektywne przekonanie o technicznym charakterze znaku i czy złą wiarę zgłaszającego można oceniać na podstawie okoliczności zaistniałych po dokonaniu zgłoszenia.

3. Rozstrzygnięcie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że obie podstawy unieważnienia dotyczące wyłącznie technicznego charakteru znaku oraz złej wiary mają odrębny cel i mogą być stosowane równocześnie. Nie ma zatem konieczności uprzedniego wyczerpania jednej z nich, a sądy i urzędy mogą badać zarówno techniczną naturę znaku, jak i intencje zgłaszającego.

Następnie TSUE przypomniał, że zamiar zgłaszającego znak towarowy jest elementem subiektywnym, który jednak w sposób obiektywny powinny ustalić właściwe organy administracyjne i sądowe. W konsekwencji każde twierdzenie dotyczące złej wiary należy oceniać całościowo, uwzględniając wszelkie istotne okoliczności faktyczne danego przypadku. W związku z tym TSUE wskazał, że konieczne jest uwzględnienie takich czynników jak charakter zakwestionowanego znaku towarowego, pochodzenie rozpatrywanego oznaczenia i jego używanie od chwili jego utworzenia, zakres patentu, który wygasł, logika handlowa, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji, oraz chronologia wydarzeń, które charakteryzowały to zgłoszenie. Uwzględnione powinno zostać zatem również przekonanie zgłaszającego, że znak pełni funkcję techniczną, nawet jeśli później okazało się ono błędne.

TSUE przypomniał również, że ocena złej wiary powinna być dokonywana w oparciu o wszystkie okoliczności faktyczne. Podkreślił przy tym, że uwzględnione powinny być również okoliczności zaistniałe nawet po dokonaniu tego zgłoszenia, jeśli mogą służyć jako wskazówki co do zamiaru zgłaszającego w dacie zgłoszenia.

4. Podsumowanie

Wyrok potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą oraz autonomiczny charakter przesłanki złej wiary w stosunku do pozostałych podstaw unieważnienia znaku towarowego. W świetle niniejszego orzeczenia warto również zauważyć, że nawet jeśli kolor różowy był jedynie ubocznym skutkiem zastosowania tlenku chromu – mającego na celu zapewnienie odpowiedniej trwałości produktów – nie wyklucza to możliwości, że sam w sobie może on pełnić funkcję znaku towarowego. Przy ocenie istnienia złej wiary kluczowe będzie jednak zbadanie stanu świadomości zgłaszającego. Francuski sąd będzie zobowiązany w szczególności uwzględnić czynniki wskazane przez TSUE, takie jak logika handlowa stojąca za dokonaniem zgłoszenia spornych znaków oraz przekonanie zgłaszającego o technicznej funkcji tlenku chromu – nawet jeśli okazało się ono później błędne.

Pełna treść wyroku: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=301355&part=1&doclang=PL&text=&dir=&occ=first&cid=5772347