TSUE wypowiedział się ostatnio w istotnej kwestii ograniczeń praw do znaku towarowego.

W wyroku z 11 stycznia 2024 r. w sprawie o sygnaturze C-361/22, TSUE przeprowadził wykładnię art. 6 ust. 1 lit. c) nieobowiązującej już pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Rozstrzygnięcie jest istotne, gdyż może wpływać na stosowanie przepisów o ograniczeniach prawa do znaków towarowych również pod rządami nowych przepisów. Należy przy tym wspomnieć, że w polskiej ustawie Prawo Własności Przemysłowej nie wprowadzono stosownych zmian, zatem obowiązujący przepis odpowiada przepisowi poddanemu ocenie TSUE w omawianym wyroku.

Zmiana w przepisach

Art. 6 ust. 1 lit. c) nieobowiązującej już pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej: art. 6 dyrektywy 89/104) wprowadzał jedno z ograniczeń skutków znaku towarowego. Zgodnie z jego treścią właściciel znaku towarowego nie ma prawa zakazać osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych (użycie referencyjne cudzego znaku towarowego). Treść tego przepisu jest tożsama z treścią art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, która zastąpiła dyrektywę 89/104.

Obecnie tę kwestię reguluje art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 (dalej: art. 14 dyrektywy 2015/2436). Jego treść jest jednak inna niż przepisów wcześniejszych. Zgodnie z tym artykułem właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.

W omawianym wyroku z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie o sygnaturze C-361/22, TSUE dokonał wykładni art. 6 dyrektywy 89/104 odpowiadając na pytanie, czy różnica w treści pomiędzy tym artykułem a art. 14 dyrektywy 2015/2436 oznacza, że art. 6 dyrektywy 89/104  dotyczy każdego używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle (zakres tożsamy z zakresem art. 14 dyrektywy 2015/2436), czy jedynie używania tego znaku towarowego, które jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi (zakres węższy od zakresu art. 14 dyrektywy 2015/2436).

Spór przed sądem hiszpańskim

Pozwaną w postępowaniu głównym była spółka Buongiorno Myalert SA (dalej: Buongiorno). Jest ona dostawcą usług informacyjnych za pośrednictwem Internetu i sieci telefonii komórkowej. W 2010 r. spółka rozpoczęła kampanię reklamową dotyczącą pewnej płatnej subskrypcji. W ramach kampanii subskrypcja umożliwiała udział w losowaniu, w którym jedną z nagród była „karta podarunkowa ZARA” o wartości 1000 EUR. W ramach tej kampanii wykorzystano oznaczenie „ZARA” obramowane prostokątem, przypominające format kart podarunkowych.

Spór wszczęła spółka Industria de Diseño Textil SA (dalej: Inditex) – hiszpański holding odzieżowy, w którego skład wchodzą takie marki jak Zara, Pull&Bear, Bershka czy Stradivarius. Posiada ona prawo m.in. do hiszpańskiego krajowego znaku towarowego „ZARA”. Inditex wytoczyła przeciwko Buongiorno powództwo z powodu naruszenia praw wyłącznych do znaku towarowego. Według Inditex działania Buongiorno spowodowały prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i miały na celu czerpanie korzyści z renomy znaku towarowego, a także działanie na szkodę tej renomy.

Buongiorno zaprzeczyła, że doszło do naruszenia praw, argumentując, że znak „ZARA” został użyty okazjonalnie, nie w charakterze znaku towarowego, a jedynie w celu wskazania na czym polegał jeden z upominków oferowanych zwycięzcom losowania (referencyjne użycie cudzego znaku). Jej zdaniem takie używanie mieści się w ramach zgodnego z prawem hiszpańskim używania oznaczeń odróżniających innych podmiotów (w tym przypadku hiszpańskie normy stanowiły transpozycję dyrektywy 2008/95 obowiązującej w momencie zawiązania sporu – 2010 r.).

Sądy I i II instancji oddaliły powództwo Inditexu. Wniosła więc skargę kasacyjną do Tribunal Supremo, który postanowił zadać TSUE pytanie prejudycjalne.

Miał on wątpliwości w kwestii zakresu zastosowania art. 6 dyrektywy 89/104. Jego zdaniem orzecznictwo TSUE i nowy tekst przepisu wskazywały na to, że zakres art. 6 dyrektywy 89/104 został ograniczony do sytuacji używania cudzego oznaczenia niezbędnego do wskazania przeznaczenia towaru i w związku z tym bardziej ogólne zachowanie (o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2015/2436), czyli użycie znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego) może nie być objęte jego zastosowaniem.

Rozstrzygnięcie TSUE

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych.

Artykuł 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 stanowi natomiast, przede wszystkim, że obejmuje on obecnie używanie znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, a następnie powtarza treść normatywną art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, poprzedzając ją wyrażeniem „w szczególności”.

Wynika z tego, że zakres art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 jest węższy niż zakres art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, ponieważ ów art. 6 ust. 1 lit. c) obejmuje jedynie używanie w obrocie handlowym znaku towarowego, gdy jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi.

Konkluzje te potwierdza brzmienie motywu 25 wniosku dotyczącego dyrektywy 2015/2436 Parlamentu i Rady, który wskazywał, że „właściciel nie powinien być uprawniony do uniemożliwiania ogólnego używania znaku w rzetelny i uczciwy sposób w celu wskazania lub odwołania się do danych towarów i usług jako towarów i usług danego właściciela”. Rzecznik generalny w pkt 79 opinii na temat wniosku zauważył, że z tego motywu można wyczytać  zamiar Komisji polegający na rozszerzeniu zakresu ograniczenia zawartego wcześniej w dyrektywie 89/104 oraz 2008/95.

W swoim orzecznictwie TSUE wskazał jednak, że stosowanie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95  nie jest ograniczone do sytuacji, w których użycie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru „jako akcesoriów lub części zamiennych”. Sytuacje objęte zakresem jego stosowania muszą jednak zostać ograniczone do tych odpowiadających celowi tego przepisu.

Oznacza to, że art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, wyłącznie wtedy, gdy takie używanie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi.

W niniejszej sprawie sąd krajowy powinien ustalić, czy Buongiorno, prowadząc kampanię reklamową dotyczącą subskrypcji jednej ze swoich usług, używa znaku towarowego ZARA w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2008/95, a jeżeli tak, to powinien ocenić w świetle art. 6 ust. 1 tej dyrektywy, czy używanie to było niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia usługi oferowanej przez Buongiorno oraz, w stosownym przypadku, czy używanie to było zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

Komentarz:

Orzeczenie potwierdza, iż zmiana treści art. 14 dyrektywy 2015/2436 miała na celu poszerzenie zakresu art. 6 dyrektywy 89/104 i realizację założenia, zgodnie z którym właściciel nie powinien być uprawniony do uniemożliwiania ogólnego używania znaku w rzetelny i uczciwy sposób w celu wskazania lub odwołania się do danych towarów i usług jako towarów i usług danego właściciela.

Jest to niezwykle istotne orzeczenie szczególnie w polskim kontekście prawnym, ponieważ art. 156 ust. 1 lit. c) ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadzający referencyjne użycie znaku towarowego jako ograniczenie prawa do znaku towarowego swoją treścią odpowiada art. 6 dyrektywy 89/104 i dyrektywy 2008/95, a nie obecnie obowiązującemu art. 14 dyrektywy 2015/2436. Oznacza to, że art. 14 ust. 1 lit. c dyrektywy 2015/2436 nie jest wdrożony we właściwy sposób w polskim prawie, a omawiane orzeczenie wyraźnie pokazuje, że brzmienie przepisu w polskiej ustawie nie jest zgodne z ww. dyrektywą.

Pełen tekst orzeczenia dostępny jest tutaj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0361