Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, w jaki sposób należy liczyć pięcioletni okres nieużywania znaku konieczny do stwierdzenia jego wygaśnięcia w procesie cywilnym. TSUE uznał, że okres ten musi upłynąć przed złożeniem powództwa wzajemnego, jeśli składane jest w toku procesu o naruszenie praw do znaku.

Wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2020 roku, sygn. akt C-607/19

Sprawa dotyczyła sporu między Husqvarna AB („Husqvarna”) oraz Lidl Digital International GmbH & Co. KG („Lidl”), rozpoznawanego przez sądy niemieckie. Husqvarna jest właścicielem trójwymiarowego unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego dla towarów służących do nawadniania.

Spółka uznała, że prawa do tego znaku zostały naruszone przez produkt Lidla i wniosła powództwo o naruszenie znaku, na które Lidl odpowiedział pozwem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia znaku Husqvarna.

Aby zachować prawo do znaku konieczne jest tzw. jego rzeczywiste używanie. Znaki, które są jedynie utrzymywane w rejestrach a nie używane nieprzerwanie przez pięć lat, nie są chronione. Do ustania skutków ochrony konieczna jest decyzja organu rejestrowego (Urzędu ds. Własności Intelektualnej UE lub Urzędu Patentowego RP) lub wyrok sądu cywilnego stwierdzające wygaśnięcia znaku. Podniesienie zarzutu nieużywania znaku lub wniesienie powództwa wzajemnego są zatem częstym narzędziem obrony pozwanego w procesie o naruszenie znaku. Stwierdzenie wygaśnięcia znaku powoduje  bowiem oddalenie powództwa,

Problemem w sprawie rozpoznawanej przez TSUE było ustalenie daty właściwej do obliczenia nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania znaku towarowego. Pięcioletni okres nieużywania nie upłynął przez wniesieniem powództwa wzajemnego, a dopiero przed zakończeniem postępowania w II instancji.

TSUE nie podzielił argumentacji sądu odsyłającego, którego zdaniem korzystnym rozwiązaniem,  z punktu widzenia ekonomii procesowej a także uzasadnionym przepisami prawa procesowego w Niemczech byłaby ocena upływu terminu pięciu lat do czasu ostatniej rozprawy, która w omawianej sprawie odbyła się przed sądem apelacyjnym. Trybunał podkreślił, że choć Rozporządzenie 207/2009 nie określa w sposób wyraźny daty właściwej do obliczania tego okresu, to moment złożenia pozwu wzajemnego powinien być kluczowy i jednolicie stosowany we wszystkich państwach członkowskich bez względu na przepisy prawa procesowego. Jest to konieczne, m.in. w celu zapewnienia jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego. Trybunał rozstrzygnął zatem, że przesłanki wygaszenia muszą zostać spełnione w dacie wniesienia powództwa wzajemnego. W przeciwnym razie powództwo  o stwierdzenie wygaśnięcia znaku musi zostać oddalone.

Wyrok, choć wydany na podstawie poprzedniego rozporządzenia, ma znaczenie dla Rozporządzenia 2017/1001. Aktualnie obowiązujące przepisy także nie precyzują daty, do której powinno liczyć się pięcioletni okres nieużywania znaku. Orzeczenie ma znaczenie także dla polskich znaków krajowych, w związku z tym, że najnowsze nowelizacje w zakresie prawa własności przemysłowej dopuszczają złożenie powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia znaku (art. 479122 i n. kodeksu postępowania cywilnego). Doprecyzowanie wykładni przepisów jest zatem korzystne do skutecznego ich stosowania.