Kto nie kojarzy ubrań sportowych Puma i umieszczanego na nich charakterystycznego oznaczenia graficznego przedstawiającego sylwetkę czarnego kota w locie? Bez wątpienia jest to jeden z bardziej rozpoznawalnych znaków towarowych w świecie mody i sportu. Jego renoma może pozwalać na szerszy zakres ochrony i zakazanie używania podobnych oznaczeń w stosunku do różnego rodzaju towarów i usług. Czy jednak każdy znak zawierający wizerunek skaczącego kota będzie naruszał prawa Pumy? Zdaniem unijnego Sądu nie zawsze tak będzie i tym razem niemiecka  spółka Puma SE poniosła na sali sądowej porażkę.

Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie Puma SE v. EUIPO – T-510/19.

Korzenie sporu sięgają jeszcze roku 2013, kiedy to włoska spółka Gemma Group Srl złożyła w EUIPO wniosek o rejestrację graficznego znaku towarowego przedstawionego poniżej:

Jako towary, do oznaczania których miał być przeznaczony powyższy znak zostały wskazane towary z klasy 7 klasyfikacji nicejskiej – maszyny do przetwarzania drewna, maszyny do przetwarzania aluminium oraz maszyny do obróbki PCV. Zgłoszenie znaku zostało dostrzeżone przez spółkę z dość odległej branży, która powołując się na podobieństwo do jej wcześniej zarejestrowanych znaków postanowiła nie dopuścić do rejestracji znaku towarowego Gemma Group i złożyła sprzeciw.

Jako podstawę sprzeciwu spółka wskazała art. 8 ust. 5 Rozporządzenia (WE) nr 207/2009, którego dzisiejszym odpowiednikiem jest artykuł o tym samym numerze znajdujący się w Rozporządzeniu (UE) 2017/1001. Zgodnie z tym przepisem nie rejestruje się zgłoszonego znaku towaroweg podobnego lub identycznego, jeżeli znak wcześniejszy cieszy się renomą i jeżeli używanie zgłoszonego później znaku przyniosłoby nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

Jako podobne do zgłoszonego znaku wskazane zostały dwa wcześniejsze międzynarodowe znaki towarowe, z których każdy chroniony jest w kilkunastu państwach członkowskich UE. Znaki te zarejestrowane są dla towarów z klas 18, 25 i 28 klasyfikacji nicejskiej obejmujących między innymi torby na ramię, walizki, ubrania, buty, gry, zabawki, piłki i inny sprzęt do ćwiczeń fizycznych i gimnastyki.

Sprzeciw został odrzucony przez EUIPO, a sprawa trafiła do rozpoznania przez Sąd. Sąd zgodził się z argumentacją EUIPO, że porównywane znaki, pomimo zauważalnego podobieństwa, posiadają także różnice na tyle wyraźne, że są wystarczające do dostrzeżenia przez przeciętnego konsumenta. W kwestii renomy znaków Puma Izba Odwoławcza EUIPO w zaskarżonej decyzji przyznała, że cieszą się one renomą. Sąd zgodził się także z tym, że spółka wnosząca sprzeciw nie wykazała, że używanie znaku Gemma Group może przynieść nienależną korzyść bądź być szkodliwe dla renomy znaków Puma.

Podsumowując trzeba podkreślić, że nie wystarczy, aby nasz znak cieszył się renomą, żeby możliwe było zakazanie używania każdego podobnego oznaczenia. Konieczne jest spełnienie wszystkich przesłanek. Po pierwsze, porównywane oznaczenia muszą być w odpowiednim stopniu podobne. W przypadku Pumy Sąd uznał, że różnice wystarczające dla odróżnienia znaków. Po drugie należy pamiętać, że trzeba także wykazać, że używanie podobnego znaku może przynieść z racji renomy naszego znaku nienależną korzyść albo zaszkodzić renomie naszego znaku.