Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie dotyczące odszkodowania za naruszenie znaku, który wygasł z powodu nieużywania.

Wyrok z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt C-622/18

TSUE  miał odpowiedzieć na pytanie, czy właściciel znaku towarowego, który nigdy z niego nie korzystał w danym państwie członkowskim, i którego prawa do tego znaku wygasły, może uzyskać odszkodowanie za naruszenia praw do znaku. 

Postępowanie toczyło się pomiędzy AR (powodem – jak należy rozumieć osobą fizyczną) a 3 spółkami (tj. Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS i Établissements Gabriel Boudier SA). 5 grudnia 2005 r. powód zgłosił słowno-graficzny znak towarowy SAINT GERMAIN, który został zarejestrowany 12 maja 2006 r. W 2012 r. AR wniósł pozew o naruszenia praw do znaku towarowego. Natomiast w równoległym postępowaniu wyrokiem z 28 lutego 2013 r. stwierdzono wygaśnięcie praw powoda do ww. znaku towarowego z dniem 13 maja 2011 r. z powodu nieużywania.

Odwołując się do wyroku z  21 grudnia 2016 r. w sprawie Länsförsäkringar, sygn. akt C‑654/15, TSUE przypomniał że  właściciel znaku może odroczyć rozpoczęcie jego rzeczywistego używania. Ponadto w procesie o naruszenie uwzględnia się zakres prawa wyłącznego, mając na uwadze towary i usługi, dla których została dokonana rejestracja, a nie to, w jaki sposób właściciel używał tego znaku towarowego. Oznacza to, że uprawniony może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia również za okres, w którym nie używał znaku.

Podobnie orzekł TSUE w omawianej sprawie, pomimo tego że znak powoda został wygaszony z datą sprzed wniesienia powództwa. Trybunał stwierdził, że nieużywanie znaku powoda nie uniemożliwia dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia za okres, w jakim znak był ważny, w tym – co do zasady – roszczenia odszkodowawczego. Niemniej jednak nieużywanie znaku to okoliczność, którą należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia istnienia i wielkości szkody poniesionej przez uprawnionego, a tym samym wysokości odszkodowania, którego może on ewentualnie dochodzić.

Omawiane rozstrzygnięcie wydaje się jak najbardziej prawidłowe. Nie ma przeszkód, by uprawniony dochodził ochrony swego znaku, nawet jeśli go nie używał. Wykazanie szkody wobec nieużywania znaku może jednak być trudne. Jeśli powód nie używa znaku, podmiot trzeci najczęściej nie może zakłócić pełnienia przez znak powoda podstawowej funkcji, tj. wskazywania na pochodzenie towaru lub usługi. Nie może zatem dojść do uszczerbku, który by podlegał kompensacji. Nie można jednak wykluczyć takich sytuacji, choćby, np. gdy powód musiał zrezygnować z rozpoczęcia używania znaku ze względu na nieuczciwe działania osoby trzeciej, w konsekwencji czego znak, na którym zostało oparte powództwo został wygaszony. Ponadto otwarta jest kwestia żądania odszkodowania w formie tzw. hipotetycznej opłaty licencyjnej. Wydaje się, że można by jej dochodzić, nawet jeśli znak nie był używany, a za zdarzenie wyrządzające szkodę można uznać fakt używania cudzego znaku bez zgody uprawnionego, a za szkodę brak uzyskania stosownego wynagrodzenia.