18 stycznia 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-367/21 dot. wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W swoim
wyroku Trybunał wskazał na możliwość odwrócenia ciężaru dowodu w przypadku
wyczerpania praw z unijnego znaku towarowego. W określonych okolicznościach to
uprawniony do znaku – a nie importer równoległy – musi wykazać, że prawa do znaku nie
uległy wyczerpaniu.

I. Stan faktyczny sprawy
Sprawa dotyczyła Hewlett Packard Development Company LP, która będąc właścicielem
znaków towarowych EUTM 000052449 i EUTM 008579021 („znaki towarowe HP”), prowadzi
obrót sprzętem komputerowym, który jest opatrzony ww. znakami. Sprzedaż towarów jest
prowadzona wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych przedstawicieli, którzy bez
odpowiedniej zgody, nie mogą sprzedawać towarów podmiotom konkurencyjnym tj.
nienależącym do sieci dystrybucyjnej. Towary Hewlett Packard nie zawierały żadnych
oznaczeń umożliwiających osobom trzecim określenie rynku, na którym są one
przeznaczone do sprzedaży.

Drugą stroną sporu jest Senetic S.A. prowadząca działalność polegającą na dystrybucji
sprzętu komputerowego. W ramach swojej działalności, polska spółka nabyła towary
oznaczone znakami towarowymi HP od sprzedawców z siedzibą na terenie EOG,
niebędących oficjalnymi dystrybutorami Hewlett Packard. Sprzedawcy zapewniali, że dalsza
sprzedaż towarów nie narusza praw wyłącznych Hewlett Packard. W celu uniknięcia
wszelkich wątpliwości, Senetic S.A. zwróciła się do autoryzowanych przedstawicieli Hewlett
Packard, w celu potwierdzenia ww. zapewnień, niemniej nie otrzymała stosownej
odpowiedzi.

Następnie, Hewlett Packard wytoczyła powództwo o zaniechanie naruszania praw
wynikających z unijnych znaków towarowych, wskazując że towary nie zostały uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez Hewlett Packard lub za jego zgodą.

W odpowiedzi Senetic S.A. powołała się na wyczerpanie praw wynikających z unijnych
znaków towarowych, podnosząc, że rozpatrywane towary zostały uprzednio wprowadzone
do obrotu na terytorium EOG przez Hewlett Packard lub za jej zgodą.

II. Pytanie prejudycjalne
Sąd Okręgowy w Warszawie podkreślił, że niezależnemu dystrybutorowi jest w praktyce
bardzo trudno przedstawić dowód na to, że towary zostały wprowadzone do obrotu na
terytorium EOG przez właściciela tych znaków towarowych lub za jego zgodą.

W związku z powyższym, sąd miał wątpliwości, czy w wyżej opisanym stanie faktycznym,
istnieje możliwość odwróconego rozkładu ciężaru dowodu tj. czy interpretacja art. 15 ust. 1
rozporządzenia 2017/1001 (dotyczący wyczerpania praw z unijnego znaku) w związku z art.
34 i 36 TFUE (dotyczące zakazu ograniczeń ilościowych między państwami członkowskimi)
zakłada, że ciężar dowodu wyczerpania praw spoczywa tylko na stronie pozwanej, w sytuacji
gdy towary zostały nabyte przez tę stronę na terytorium EOG po uzyskaniu od sprzedawców
odpowiednich zapewnień, a właściciel wspomnianego znaku towarowego odmawia
dokonania przez siebie ich weryfikacji.

III. Odpowiedź TSUE
Trybunał w swoim wyroku zaznaczył, że:

• prawa właściciela znaku towarowego podlegają wyczerpaniu, jeżeli towary zostały
  wprowadzone do obrotu na terytorium Unii lub EOG pod tym znakiem przez samego
  właściciela lub za jego zgodą;
• to przepisy krajowe regulują kwestie dowodowe, a zatem z uwagi na to, że
  wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego stanowi zarzut podnoszony na
  swoją obronę, ciężar dowodu spoczywa na stronie pozwanej;
• wymogi podyktowane ochroną swobodnego przepływu towarów mogą jednak
  wymagać, by powyższa reguła dowodowa podlegała odpowiednim dostosowaniom;
• w konsekwencji sąd krajowy powinien dostosować rozkład ciężaru dowodu
  wyczerpania praw poprzez nałożenie na właściciela znaków ciężaru wykazania, że
  dokonał on pierwszego wprowadzenia do obrotu egzemplarzy rozpatrywanych
  towarów poza terytorium EOG.

Powyższe oznacza, że Trybunał, biorąc pod uwagę wszystkie wskazane w sprawie
okoliczności faktyczne, zdecydował o przeniesieniu ciężaru dowodu wyczerpania praw
ze znaku towarowego z przedsiębiorcy, który podnosi taki zarzut na właściciela znaku.

IV. Podsumowanie
Orzeczenie Trybunału w niniejszej sprawie jest zgodne z wcześniejszym wyrokiem z dnia
17 listopada 2022 r. w sprawie Harman International Industries (C-175/21), w którym
Trybunał orzekł, że ciężar dowodu powinien zostać odwrócony w sytuacji, gdy brak takiego
działania, mógłby umożliwić właścicielowi znaku towarowego podział rynków krajowych i
utrzymywania różnic cenowych między państwami członkowskimi.

Wyrok w sprawie Harman International Industries (C-175/21) dotyczył jednak dystrybucji
wyłącznej, podczas gdy sprawa Hewlett Packard dotyczy dystrybucji selektywnej. Główną
przesłanką do odwrócenia ciężaru dowodu nie jest bowiem rodzaj dystrybucji, zaś całokształt
okoliczności dotyczących jej funkcjonowania.

W związku z powyższym, Trybunał wskazał, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności tj:

1. towary Hewlett Packard nie zawierały żadnych oznaczeń umożliwiających osobom
   trzecim określenie rynku, na który są one przeznaczone do sprzedaży;
2. istnienie systemu dystrybucji selektywnej, gdzie jej członkowie mogą odsprzedawać
   towar wyłącznie innym członkom tej sieci lub użytkownikom końcowym;
3. uzyskanie przez Senetic S.A. zapewnień od sprzedawców, iż towary mogą być
   zgodnie z prawem przedmiotem obrotu;
4. nieudane próby weryfikacji powyższych zapewnień, z uwagi na bierność właściciela
   znaku towarowego;

istnieje możliwość odwrócenia ciężaru dowodu wyczerpania praw i obarczenie nim
właściciela znaku towarowego.